专利法第5条？不可怕！——如何应对有关妨害公共利益的驳回意见

专利法第5条规定：“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。”

对于多数被驳回的新申请，驳回意见中的法条依据往往是专利法第22条第3款，而依据专利法第5条驳回的申请少之又少，对于此类驳回意见，切忌望而生畏。相反，若有充分的证据去说明审查员的认定确实有误，相应的专利反而在复审前置阶段便有极大的可能性被撤驳。

下面，笔者以一篇以专利法第5条为依据而驳回的专利为例进行说明。

涉案专利公开了一种益生菌奶茶及制备方法，原料中涉及到一种组分——溪黄草。而全文中并未记载溪黄草的来源或其他可用信息。

1.新食品原料记载的溪黄草均已更名为“狭基线纹香茶菜”，而非本申请所要求保护的溪黄草；

根据驳回意见可知，本案的争议点主要在于，审查员认为：溪黄草属于药品，并非食品，且并非新食品原料“狭基线纹香茶菜”，在食品中不可添加，大剂量溪黄草对肝脏有毒害作用。

1.溪黄草属于新食品原料，新食品原料名录中原名为溪黄草，后更名为狭基线纹香茶菜；同时举证了国家卫生健康委员会卫生行政许可公众查询网站以及中国政府网食品安全标准与检测评估司的相关内容，从而说明官方网站中曾以“溪黄草”三字作为产品名称的记载且被列入终止审查目录之中。

2.从溪黄草在茶饮中的历史发展层面来看，溪黄草在本领域中也曾陷入非法添加门事件而停产，但后来被正名，同时举证了市场监督管理局驳回行政复议申请决定书一项有关溪黄草的案例内容。

3.举证公知常识证据结合申请文本进行说明。本领域中“溪黄草”一词易被混淆，但对于本申请而言：

①在茶饮中使用的溪黄草是通说意义上的狭基线纹香茶菜，这是本领域中人们的普遍认知，本申请中添加至奶茶中的溪黄草即狭基线纹香茶菜是有且唯一确认的；

②本申请原料中涉及两种新食品原料，即相对用量较少的湖北海棠叶和溪黄草，基于对湖北海棠叶的定位也可知，溪黄草也必然为新食品原料中的溪黄草，也即狭基线纹香茶菜。

③本申请侧重于“食品”，从所述领域即可知归属于“食品领域”因此，其所加入的原料必然为可作为食品食用材料，而非不可食用的原料。

4.对于驳回意见中指出的“溪黄草并不在《可用于保健食品的物品名单》和《既是食品又是药品的物品名单》中，且溪黄草性寒味苦，脾胃虚寒者慎用，大剂量溪黄草对于肝脏有毒性作用，应在专科医生指导下应用。”问题，进行针对性答复。具体的：①本申请归属食品领域，并非保健品领域；②本领域中存在多个名单，名单之间并不具有必然的交叉性，也不具有必然的上位名单或下位名单要求；③任何原料均不能够抛开剂量谈问题。

总而言之，驳回决定的认定并不必然准确，遇到专利法第5条时，切不可畏缩不前，要擅于从各个角度各个方面进行举证、说明，充分而有效地说服审查员，争取到专利授权。