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当专利文本存在公开不充分的缺陷时,如何绝地求生?

发布时间:2023-09-21 来源:精金石知识产权 阅读量:127

《专利法》26条3款规定:

“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图”。

《专利审查指南》第2.1.3节对“能够实现”作了进一步的解释,即所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。

化学发明的充分公开又分化学产品发明的充分公开、化学方法发明的充分公开和化学产品用途发明的充分公开(《专利审查指南》第3.1-3.2节),具体要求如下:

3.1化学产品发明的充分公开这里所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品。要求保护的发明为化学产品本身的,说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。其中,对于表示发明效果的性能数据,如果现有技术中存在导致不同结果的多种测定方法,则应当说明测定它的方法,若为特殊方法,应当详细加以说明,使所属技术领域的技术人员能实施该方法。

3.2化学方法发明的充分公开

1)对于化学方法发明,无论是物质的制备方法还是其他方法,均应当记载方法所用的原料物质、工艺步骤和工艺条件,必要时还应当记载方法对目的物质性能的影响,使所属技术领域的技术人员按照说明书中记载的方法去实施时能够解决该发明要解决的技术问题。

2)对于方法所用的原料物质,应当说明其成分、性能、制备方法或者来源,使得本领域技术人员能够得到。  

3.3化学产品用途发明的充分公开

对于化学产品用途发明,在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果,使得本领域技术人员能够实施该用途发明。”


常见的公开不充分的情形包括:实施例中用量关系、工艺参数为范围值、非点值;对于存在不同参数和种类的原料,实施例中未给出原料的具体来源;对于存在多种测试方法的效果数据,未给出测定方法或条件。

公开不充分属于撰写上的先天不足,递交后很难通过陈述或者补充实验进行补救。

例如,无效案件CN201180055930.1改进的铅酸电池隔板、电池、及相关方法,授权权利要求如下:

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一种铅酸电池隔板,包括正面和背面,所述隔板包含:聚合物微孔二氧化硅填充膜,该膜具有背幅片,该背幅片具有整体肋。

其中,所述肋由正面的纵向肋和背面的负侧横向肋构成,并且所述隔板具有以下特性中的至少三种特性:背幅片厚度为125-250微米;击穿阻力>10N;Perox测试40小时的抗氧化性>50%的初始横向加工方向的伸长;抗电阻性<60mΩcm2;具有锑合金的水量损失<1.5g/Ah;具有非锑合金的水量损失<0.8g/Ah。

无效过程中,争议焦点为测试方法未公开是否构成说明书公开不充分?

无效决定认为:说明书关于对所述进行测试的方法对于本领域技术人员而言是含糊不清的,本领域技术人员依据说明书记载的内容无法实施。

因而,本专利说明书公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定,涉及上述技术内容的权利要求1-11应予全部无效。

又例如,CN201710545087.4请求保护一种细致表皮毛孔的组合物和由其组成的化妆品,意在通过特定含量的PCA盐和植物提取物复配,协同作用,显著的细致表皮毛孔,维持肌肤的正常代谢的作用。

说明书中记载了实施例A1-A4以及对比例B1-B3,实施例部分未对植物提取物的具体种类进行说明,具体如下:

申请人请求复审后,合议组认为:

本申请说明书表3记载的实验中并未明确PCA盐和植物提取物两种组分的具体种类,本申请所设计的实验所用样品的组成是不明确的,本领域技术人员并不知晓申请文件中公开的测试结果是采用何种组成的组合物得到的,所得实验数据无法证明采用特定含量的精氨酸PCA盐和植物提取物进行复配制备得到细致表皮毛孔的组合物取得了所述的协同增效的效果。


那么,当专利文本存在公开不充分的缺陷时,一定不能授权吗?

答案是No!

当充分利用对比文件时,还有可能获得一线生机。

接下来隆重介绍这个绝地求生的专利申请,或可给需要的人提供一丝灵感。


本申请请求保护一种适合工业化生产的奥美沙坦酯精制方法,采用异丙醇溶解、要用活性炭脱色、冷却析晶、洗涤、干燥等,制备奥美沙坦酯精品,有机残留少,收率高,纯度高。

说明书中记载了3个实施例,未明确记载奥美沙坦酯粗品的纯度或者来源信息,实施例撰写方式如下:

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严格来说,本申请未记载奥美沙坦酯粗品的纯度或来源信息,存在一定的公开不充分问题,本领域技术人员并不清楚纯化工艺对收率、纯度和溶剂残留量带来了具体的何种影响。

一通中审查员采用对比文件1评述创造性,对比文件1公开了:

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可见,对比文件1公开了本申请采用异丙醇纯化奥美沙坦酯粗品的构思,且对比文件1的收率略高于本申请。本申请与对比文件1的主要区别在于:本申请回流过程采用活性炭;二者冷却析晶温度不同;本申请析晶后还有湿法研磨-洗涤的步骤。

答复时,代理人主要从与现有技术水平的比较、利用对比文件1的原料补充对比例说明具体工艺的影响、非显而易见性三个方面进行陈述。


01

本申请记载了实施例1-3,奥美沙坦酯精品的收率、含量和异丙醇残留量见表1:

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表1

可见,本申请的制得的奥美沙坦酯精品有机残留低于500ppm,纯度大于99.90%,收率在95%以上,远高于现有技术水平(例如CN108658954A实施例的收率为94.8-96.2%,纯度为99.1-99.6%;CN107663199A实施例的收率85.6-90.1%,纯度99.61-99.86%;CN104650048B实施例的收率58.4-78%,纯度98.1-98.7%;CN102558161A 实施例的收率90.4-95.8%,纯度99.5-99.8%,丙酮残留513-1730ppm)。


02

为了进一步说明本申请的技术效果,申请人补充了对比文件1实施例9所得奥美沙坦酯精品的纯度、异丙醇含量(记为对比例1),并将对比文件1实施例2制备得到的奥美沙坦酯(粗品)作为原料,采用本申请实施例3的精制工艺(记为实施例4)、以及结合对比文件1实施例9的温度将本申请实施例3的析晶冷却温度设置为室温(25℃)的工艺(记为对比例2)、以及根据对比文件1并无洗涤的步骤,省略本申请实施例3中“滤饼用3.00kg的-8℃醇搅拌成浆状,再用均质分散机湿法研磨15min,抽滤,滤饼用-8℃异丙醇洗涤2次,抽滤”洗涤步骤的工艺(记为对比例3),实施例4和对比例1-3的效果数据,试验过程参见其他证明文件,试验数据见表2:

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表2

可以看出,采用本申请精制工艺的实施例4的收率与对比文件1(对比例1)相当,但纯度显著高于对比文件1、异丙醇残留量显著低于对比文件1。对于具体工艺参数的影响,比较实施例4和对比例2可以看出,本申请采用更低的析晶温度可显著提高奥美沙坦酯的收率,且不会对奥美沙坦酯的纯度和异丙醇含量造成不利影响。比较实施例4和对比例3可以看出,洗涤步骤对收率影响较小,可以显著提高奥美沙坦酯的纯度、并且显著减少异丙醇的残留量。综上,本申请的奥美沙坦酯精制方法可以获得与对比文件1相当的收率、显著更优的纯度,以及显著更低的异丙醇残留量,并且处于本领域较优技术水平。

此外,冷却析晶温度和洗涤的步骤对奥美沙坦酯精品的收率、纯度和异丙醇残留量具有非常显著的影响,而根据本领域的一般知识,仅能预期活性炭吸附、洗涤的步骤可以提高纯度、降低收率,无法预期以上效果。

03

对比文件1发明背景部分倒数第1-2段记载了:“存在于所提出的方法中的现有技术方法的缺点,除了采用柱层析外,涉及额外的分离步骤,这些步骤公认为会降低产量并使得过程繁琐。还有在后面的反应步骤中某些溶剂如乙酸的使用,需要额外的结晶/纯化步骤。因为,已知尤其是乙酸在干燥过程中有可能导致永久杂质的形成,当作为残留溶剂存在时,它也是难以从药学活性化合物中去除。鉴于现有技术的缺点,本发明的目的是提供一种用于获得奥美沙坦酯的可供选择的方法,它可以快速完成、经济并提供高纯度的理想化合物。”可见,对比文件1的目的在于通过改进奥美沙坦酯的合成方法,以减少后续的纯化分离工艺。因此,在对比文件1的基础上,没有动机采用“额外的分离步骤”,导致“降低产量和使得过程繁琐”。因此,本领域技术人员没有动机采用活性炭脱色,并对冷却析晶析出的奥美沙坦酯进行进一步的精制。一通后授权。此案审查员能够接受申请人补充的数据的原因可能在于,对于奥美沙坦酯粗品的纯度,本领域技术人员有一般的认知,而采用对比文件1中组成明确的奥美沙坦酯粗品作为原料,符合这种认知。并且申请人提供了详实细致的实验报告,充分说明了实验数据是如何获得的,因此接受补充的数据亦情有可原。

这个案例告诉我们,无论面对什么样的专利文本和审查意见,无论存在什么样的缺陷,仍旧要抱着信心去处理,尽可能提供有说服力的陈述意见和证据。

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