最高法案例｜专利权属纠纷案件的裁判规则

为更好的说明本文观点，笔者对案件事实进行了一定的精简。

诉争专利系某科技股份公司于2017年7月10日申请，公布日为2017年11月17日，发明人为张某甲、王某。涉及的技术领域是“新能源车辆的电池包加热技术领域，尤其涉及一种电池包加热装置及电池包加热方法”。

案件一审原告及二审上诉人成都某工业公司于2007年10月8日成立，经营范围包括汽车改装车、汽车零配件、发动机零配件的研发、生产、推广及提供相关的售后服务等。

2011年4月2日，成都某工业公司（甲方）与张某甲（乙方）签订《劳动合同》，约定合同期限从2011年4月2日起至2014年4月1日止，乙方的工作内容包括：甲方安排的其他工作，乙方的工作地点为某市某区；实行目标绩效工资制，预估工资总额2610元／月。2014年4月2日，成都某工业公司与张某甲续签《劳动合同》，约定合同期从2014年4月2日起至2017年4月1日，张某甲的工作内容包括产品技术岗以及成都某工业公司安排的其他工作。2016年5月20日，张某甲向成都某工业公司提出辞职申请，于2016年5月23日获准离职。

案件一审被告、二审被上诉人某科技股份公司成立于2016年12月1日，经营范围包括新能源智能汽车的技术设计和研发，技术转让等。

2016年前后，包括向某、张某甲（即前文与成都某工业公司签订劳动合同的乙方）、寇某、钟某甲、张某艺、冷某等四十名员工从原告离职并入职本案被告某科技股份公司方。自2020年起，本案被告某科技股份公司因专利权、专利申请权权属争议，分别以某汽车成都科技有限公司、某汽车集团及成都某工业公司等为被告，向上海知识产权法院提起专利权、专利申请权权属纠纷诉讼共29件。

在法院审理的其中27件专利权、专利申请权权属纠纷案件中，被告方均认为，相关诉争专利均系从成都某工业公司离职人员离职后1年内申请，某科技股份公司方没有任何研发投入，故诉争专利权、专利申请权均应归成都某工业公司所有。某科技股份公司方均认为，诉争专利技术方案比较简单，无需“研发立项”“研发记录”“实验测试”等复杂过程，亦不会保留研发过程的书面记录。上述27件专利权、专利申请权权属纠纷中，14件案件所涉诉争专利的发明人包括张某甲，除本案外13件案件的诉争专利均系张某甲自成都某工业公司离职后1年内申请，均主要涉及电动汽车电池等相关技术。

法院也查明，本案诉争专利的发明人张某甲在成都某工业公司在职期间的CPC邮箱中，从2014年1月1日起至2016年6月1日，在主题中输入“电池”“电动”“换热”，检索出大量以张某甲为发件人及收件人的邮件。

（一）原审法院裁判

原审法院认为，本案中，成都某工业公司与张某甲的《劳动合同》约定，张某甲在技术部从事与产品技术相关的工作。根据某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司提交的证据，从相关邮件往来以及具体的工作内容看，张某甲的工作任务只涉及蓄电池装置、电子电器以及空调系统等，不涉及电动汽车研发中的动力电池、电池包换热部分。由于蓄电池是用于汽车启动和电子器件工作的低压电源，动力电池是用于纯电动汽车驱动的高压电源，两者分属于技术路径完全不同的领域，张某甲在成都某工业公司的本职工作与诉争专利申请之间不具有相关性。因诉争专利的申请日在张某甲从成都某工业公司离职1年后，且现有证据无法证明诉争专利申请是张某甲执行成都某工业公司的任务或者主要是利用成都某工业公司的物质技术条件所完成的发明创造，故某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，原审法院不予支持。

（二）二审法院裁判

第一，关于张某甲是否系诉争专利申请的实际发明人。诉争专利申请记载发明人为张某甲、王某，某科技股份公司、张某甲及甲公司方对张某甲系实际发明人均不持异议，故可以确定张某甲系诉争专利申请的实际发明人之一。

第二，关于诉争专利申请的技术方案的作出时间。

首先，诉争专利申请日为2017年7月10日，故诉争专利申请的技术方案形成时间应不晚于2017年7月10日。其次，根据本院查明的事实，中介代理机构工作人员早在2017年5月17日已就诉争专利申请的技术方案与王某进行沟通，并建议王某进一步完善，可以认定此时诉争专利申请的技术方案已经初步形成。再次，张某甲于2016年5月23日从成都某工业公司离职，此时距离中介代理机构工作人员与王某沟通技术方案的时间（2017年5月17日）不足1年。最后，还需说明的是，本院所审理甲公司方与乙公司方专利权权属纠纷系列案中，有14件案件所涉诉争专利发明人包括张某甲，除本案外的13件案件的诉争专利均系张某甲自成都某工业公司离职后1年内申请，均主要涉及电动汽车电池等相关技术。结合上述事实，在无相反证据的情况下，本案诉争专利发明创造系在张某甲从成都某工业公司离职后1年内作出的待证事实具有高度可能性。

第三，关于诉争专利申请是否与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作或者被分配的任务有关。

首先，甲公司方的生产及研发技术领域较为广泛。某控股集团的经营范围、某研究院公司的业务范围、成都某工业公司作为某控股集团的制造基地以及某控股集团与成都市政府有关部门签订的协议及备忘录、成都某工业公司与成都某动力公司签订的《技术开发战略合作协议》以及《GX7纯电动动力总成系统方案》、成都某工业公司发布的主要起草人为向某的《NL-4EV车型设计任务书（初始版）〈秘密级〉》等大量证据和事实表明，甲公司方生产及研发并非仅限于传统燃油车、油电混合车，乙公司方、张某甲所谓甲公司方研发方向主要为在传统燃油车的基础上进行“油改电”或“油电结合”，乙公司方研发主要针对电动汽车，故其与甲公司方的研发创新方向不同，甲公司方没有电动汽车的技术积累等主张，均与事实不符。

再次，诉争专利申请与张某甲在成都某工业公司的本职工作具有相关性。诉争专利申请的技术方案并不涉及电芯等动力电池核心技术，而仅涉及对电池包加热。张某甲任职于成都某工业公司技术部产品技术岗，主要负责空调、蓄电池装置、电子电器等研发设计，其本职工作涉及利用空调、水冷等方式对电池包进行温度控制，与诉争专利申请利用燃油加热器对电池包加热，二者同属汽车电池温控技术领域，技术原理相通，明显具有相关性。

另一方面，诉争专利申请的技术方案亦与张某甲因本职工作参与技术研发以及接触的技术信息密切相关。发明创造如果被明确为发明人的本职工作或者原单位分配的任务，发明人所作出的发明创造毫无疑问应属于职务发明。

除此以外，发明人虽然不直接负责诉争专利的技术研发，但其因工作职责和权限而接触、控制、获取了相关技术信息并将其用之于诉争专利的技术方案，不能仅因为该技术研发具体负责另有其人，就简单否定诉争专利的技术方案与发明人本职工作之间的相关性。

因此，诉争专利申请技术方案的研发既与张某甲在成都某工业公司的本职工作密不可分，又与张某甲因本职工作而获得的相关技术信息密切相关，故诉争专利申请与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作具有相关性。原审判决以诉争专利申请涉及动力电池，张某甲的本职工作仅涉及传统蓄电池，进而认为诉争专利申请的技术研发与张某甲的本职工作无关，明显不当，本院对此予以纠正。

从上述一二审法院的裁判及认定来看，笔者认为，对于权属纠纷类案件，法院的审理思路可以归纳如下：

（一）注重对技术方案初始来源的事实查明和认定

对于专利来说，任何技术方案都不会凭空产生。特别是处于新兴产业领域，如新能源、生物医药、人工智能等高新技术领域，其专利技术方案的产生必定是一个完整的、有迹可循的过程，从项目论证、立项、研发、改进到申请专利，必定会留存有大量的资料。本案中，被上诉人某科技股份公司认为，诉争专利技术方案比较简单，无需“研发立项”“研发记录”“实验测试”等复杂过程，亦不会保留研发过程的书面记录，这种说法显然不具有说服力，且违背常识，反而加深了法官对专利权应另属他人的印象。而反观上诉人，提供了完整的包括但不限于《备忘录》、《项目建设协议书》、《立项书》等全套证明技术方案形成过程的证据，让法院足以确信专利技术方案来源于上诉人方。

（二）注重对“实际发明人”的确认

依照《专利法》的相关规定，所谓专利发明人，是指“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。”被记载为专利申请文件中的发明人，仅仅是一种推定，如果现有证据足以证明或推翻上述记载，则法院可依事实认定。本案中，张某甲是诉争专利申请文件记载的发明人，虽然在上诉人提供的部分文件中，其并不是项目负责人，但是法院根据张某甲的履职经历、技术背景等，认定张某甲系诉争专利的实际发明人。

（三）对中华人民共和国专利法第六条职务发明创造、中华人民共和国专利法实施细则第十二条职务发明创造中“离职后1年内作出”的认定则以最早进行专利申请程序为时间节点。

本案二审法院调取了诉争专利与专利代理公司代理人进行交底书沟通的相关材料，并据此认定诉争专利的技术方案在张某甲离职后1年内即已经形成，从而认定了诉争专利与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作或者分配的工作任务的关联性。

当然，实际情形中，形成技术交底书也并不完全等于“技术方案形成”，一般来说，“技术方案形成”时间要更早与技术交底书的形成时间。只不过本案中，现有证据已经足以证明诉争专利的技术方案在张某甲离职后1年内即已经形成。

综上所述，对于专利权属纠纷类案件，应重点梳理诉争专利技术方案的来源及发展脉络，注重对实际发明人技术背景、研发能力及工作履历的考察，确认并准确认定诉争技术方案形成的时间节点，从而准确判断是否符合专利法规定的“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件”的要件，在遇有诉讼时作出完善的代理方案，维护当事人的合法权益。

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