在答复文本以及审查意见中,经常会看到“预料不到的技术效果”一词,如审查意见指出“申请人也没有提供证据证明本申请相对于对比文件1的产品取得何种预料不到的技术效果”,同样,答复人员也常常热衷于从“预料不到的技术效果”的角度进行答复以期获得授权,但实际上,答复人员对于预料不到的技术效果往往判定错误,其绝非简单判定优劣即能够得到对应的结论。
那么,什么是预料不到的技术效果?
《审查指南》记载了发明取得了预料不到的技术效果:
发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,一方面说明发明具有显著的进步,同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的,具有突出的实质性特点,该发明具备创造性。
由以上可知,简单的优劣判定并不是判定预料不到的技术效果的充分条件,必须从“质”和“量”的角度进行细化判断。
因此,如何证明预料不到的技术效果?
是否取得了预料不到的技术效果,对于“质”的变化判断相对而言较为简单,笔者不再赘述,仅以几个示例重点谈谈对于“量”的变化的判断。
案例1“一种增深剂及其制备方法”的申请文本中记载了增深剂的多个功效,具体如下所示(仅选取部分示例):
其中,实施例1和对比例2的主要区别在于,二甲基二氯硅烷、甲基环四硅氧烷、聚二甲基硅氧烷和环己基甲基二甲氧基硅烷的重量份比不同,基于实施例1和对比例2的效果比对,答复人员答复内容如下:
从该答复文本中可以看出,答复人员对于预料不到的技术效果这一结论的得出是基于实施例1(含有特定重量份比的四种成分)效果显著优于对比例2所得出的,并没有进行“显著”性的分析,同时也更没有“质”和“量”的细化说明,显然无法得出“是预料不到的技术效果”这一结论的。
案例2(选自《审查指南》):在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中,催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于原料硫醇,其用量比大于0、小于等于100%(mol);在给出的例子中,催化剂用量比为2%(mol)~13%(mol),并且指出催化剂用量比从2%(mol)起,产率开始提高;
从上述案例可以看出,本领域技术人员能够预期从2%起产率提高,无法预期2%以下对于产率提高的影响,而该发明的方案采用了较小的用量即实现了产率的提高,可见其产生的“量”的变化超出了人们的预期,也即取得了预料不到的技术效果这一判断是正确的。
案例3(详见第45870号无效宣告请求审查决定):
综上,预料不到的技术效果判定并非简单判定优劣,需考虑“质”或“量”的情况,而在“量”的判定中,需要判定是否“超出人们预期的想象”。
其一,判断本领域技术人员对于这类发明技术效果的普遍预期是怎样的;
其二,本领域技术人员对于区别特征会引起的效果变化的预期是怎样的;
其三,判断“量”的变化是否超出了本领域技术人员的上述预期。
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