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江苏豪森仅无效1项权利要求,专利局仍维持有效

发布时间:2021-09-22 来源:精金石知识产权 阅读量:109

引言

本案发明专利含有11条权利要求,但无效宣告仅仅对其中的1条权利要求,即最后的权利要求11提起了无效宣告,这种情况比较少见。显示了请求人采取集中攻击侵权条款,而忽略其他不相关权利要求的聚焦策略。 

【案件信息】

案件编号:第4W11103号

决定日:2021年09月06日

发明创造名称:用于抑制蛋白酶体的化合物

无效宣告请求人:江苏豪森药业集团有限公司

专利权人:欧尼斯治疗公司

专利号:201l10145272.7

【基本案情】

江苏豪森药业集团有限公司(下称请求人)于 2020年09月 08日向国家知识产权局提出无效宣告请求,请求宣告本专利权利要求11无效。其理由是:

说明书未对权利要求11的技术方案作出清楚和完整的说明,不符合专利法第 26 条第3款的规定;相应的,权利要求11得不到说明书的支持,不符合专利法第26条第4款的规定,权利要求11不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2020年11 月 02 日提交了意见陈述书和相关证据,未修改权利要求

合议组于2021年09月06日做出决定,维持 201110145272.7号发明专利权有效。                          

权利要求11的内容如下:

值得注意的是,本权利要求的形式为:

限定+组合物

(选择性抑制 20S 蛋白酶体的胰凝乳蛋白酶样活性+组合物)

即本权利要求为有限定的组合物专利,并非用途专利。这个点可能决定了本专利无效审查中的立足点的差异。如果本专利是用途专利,那么无效决定的考虑基点可能会有根本不同。 

【决定要点】

1、公开了化合物的一种用途,即满足了化合物专利说明书公开充分的基本要求。

首先,专利局认为,本专利其中一个实施例记载了卡非佐米抑制 20S 蛋白酶体的胰凝乳蛋白酶样活性的效果,因此本专利说明书已经充分公开了卡非佐米抑制20S 蛋白酶体的胰凝乳蛋白酶样活性的效果,即已经公开了化合物的至少一种用途,满足说明书公开充分的基本要求。

即,在化合物专利中,只要文本记载了一种用途,就达到了说明书充分公开的最低要求。

2、说明书的充分公开的确定,实验数据并不是必须的。

虽然请求人认为权利要求11中的前序部分限定了“选择性”这个特征。

但说明书中并没有提供任何实验数据证明具体的“选择性”抑制效果。

但,专利局认为,结合说明书发明内容部分,记载了本文化合物对于20S 蛋白酶体选择性高于其他蛋白酶。因此并不是必须实验数据来证明选择性的高低。

3、现有技术给出没有方向明确的规律指导,即可认为没有给出相应的技术启示

专利局认为,首先,证据1中化合物16和18的不同活性,间接说明乙酰基对于化合物整体的活性具有明显影响,但影响的方向并没有明确启示。

其次,虽然证据1表明亚基更偏向于较长的底物或抑制剂,但乙酰基已经是较长结构,证据1并未提供具有乙酰基更长结构的其他化合物,因此无法预期进一步延长末端结构对化合物带来的影响。

笔者疑问:

为何专利局认为乙酰基是较长的结构?为何必须提供更长结构的化合物才可以认定为明确的预期?

也许,在无效阶段专利局对于技术启示采取了较为谨慎的态度。这与专利实质审查阶段对于技术启示采取了较为激进的态度明显不同。 

【启示】

1、本发明的权利要求11的前序部分,使用了“选择性”的不必要词语,导致成为了专利无效攻击的靶子,引起了不必要的麻烦,因此在撰写权利要求书的前序部分一定要慎重。

2016年4月1日发布的最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的第5条规定:在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。 因此,在撰写的序部分中,不必要的技术特征应谨慎引入。

2、现有技术的启示,只有具有方向明确的规律性启示,才可以认定为具有启示。当即使有启示但方向相反时,认定为没有技术启示。

010-82002851