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5次延长期限,2次驳回,6次审查意见,最后还撤回了—国际制药公司诺和诺德一件GLP-1降糖药制剂专利7年的坎坷审查之路

发布时间:2021-11-01 来源:精金石知识产权 阅读量:110

诺和诺德,其总部位于丹麦,作为降糖药领域的生物制药霸主,仅仅2019年中国的销售额就高达132亿元。

诺和诺德在中国申请的1件GLP-1相关的降糖类药物制剂专利,通过剖析坎坷的专利审查之路,也能发现其对争取专利保护的执著与对中国专利审查规定的娴熟掌握,值得国内的制药公司借鉴。

【涉案专利信息】

申请号:CN200580038571.3

发明名称:促胰岛素肽的稳定制剂

申请人:诺和诺德公司

【专利审查历程】

日期

流程环节

2005年11月14日

申请日

2009年5月8日

第一次审查意见

2009年9月8日

申请延长期限-1

2010年5月6日

第二次审查意见

2010年6月29日

申请延长期限-2

2010年12月9日

第三次审查意见

2011年5月18日

第四次审查意见

2012年3月8日

第1次驳回

2012年6月19日

提交专利复审

2012年8月14日

撤销驳回

2012年9月24日

第五次审查意见

2012年11月14日

申请延长期限-3

2013年4月26日

第六次审查意见

2013年6月14日

申请延长期限-4

2014年4月2日

第2次驳回

2014年7月11日

提交专利复审

2015年6月12日

申请延长期限-5

2016年4月8日

申请专利撤回

至此,历经5次延长期限2次驳回,本专利7年之后以撤回结束了审查历程。提醒的是,以此专利为母案,申请人先后申请了多件分案,使得母案在失效之后,其技术方案仍然以分案的形式继续延续审查,寻求技术方案的授权保护。

对于本专利的审查过程的剖析,诺和诺德的一些应对策略值得国内申请人借鉴。

一、为何多次申请延长期限?

依据我国专利法及其细则的规定,当事人因正当理由不能在期限内进行或者完成某一行为或者程序时,可以请求延长期限。对同一通知或者决定中指定的期限一般只允许延长一次。本专利中,申请人几乎每一次审查意见的答复都申请了期限延长,是符合规定的。

有疑问的是为何如此频繁申请了期限延长?

常规的猜测是申请人的处理效率低导致。

但更有可能的是,由于此专利涉及GLP-1相关降糖制剂,诺和诺德对此专利的技术方案非常重视,试图通过拖慢专利审查的速度以最大程度争取自己的利益。这与国内很多研发公司尽量缩短重要专利授权时间的普通趋向截然相反。

二、宁可专利驳回以争取自身利益

2012年3月8日,审查员发出了驳回决定,其驳回原因仅仅是一个术语不清楚的问题:

即,部分权利要求中的储存-稳定这个术语,审查员认为不清楚且无法克服。

在这个术语是否清楚的问题上,申请人表现出了顽强的坚持和不放弃,在第3次审查意见书中,审查员已经指出了这个问题,对此申请人的应变是将解释加入到了权利要求书中:

此解释和修改并不被审查员所认可,并在第四次审查意见书中,再次指出了此问题,而申请人对于审查意见中的其他问题照单全收并进行了修改,但独独这个地方坚守阵地,不但更换了另外一种对于“储存-稳定”的解释,同时竟然提供了附件1-5试图证明其规范性

对此审查员也毫不客气,发出了驳回决定。

申请人随即提交了复审,复审请求很简单,就是将涉及“储存-稳定”这个术语的权利要求全部删除了事。

但是这并非意味着申请人缴械投降,承认了此术语的不规范,因为申请人将删除的部分重新提交了分案。关于分案本文不做赘述。

三、撤回申请的目的何在?

2012年9月24日,在前置撤销驳回后,审查员发出了第五次审查意见通知书,这次的审查意见内容风云突变。

前4次审查意见中,审查员均仅引用了一篇对比文件,并且第四次审查意见中,除了几项权利要求不清楚外,其他的权利要求并没有进行评述,换言之默认是符合专利法要求的。

但在第5次审查意见中引用了新的对比文件2,从而导致第四次审查意见中没有认定有问题的权利要求,全部出现了新颖性和创造性问题:

当然,按照审查指南的要求以及节约审查资源的原则,审查员应在审查意见中一次性指出所有的问题,本专利在第5次审查意见才引入了对比文件2,好像是不妥的,猜测可能是发生了漏检现象。

针对第五次审查意见,虽然申请人进一步修改了权利要求,但审查员仍然在第六次审查意见后,于2014年4月2日第二次发出了驳回决定。

申请人照例提交了专利复审,有一处不清楚的是,专利局于2015年12月31日发出了复审决定,但看不出复审决定的意见是撤销还是维持了驳回决定。

申请人在2016年4月8日出人意料的提交撤回专利的请求。

此处申请人撤回专利的操作,是出于什么考虑呢?猜测可能有以下的原因:

1、申请人以此专利为母案,已经提交了多件分案申请,通过分案实现了技术方案的保护目的,因此没有必要在此恋战。

2、申请人可能认为审查此专利的审查员过于严格,通过分案来更换审查员进行审查,以最大程度实现自身的利益。

3、撤回专利而不是让专利被驳回,以客观上有利于强化申请人不认可审查意见的立场,有利于在分案审查中获得较好的审查结果。

回复“诺和诺德”可查看

相关案件5次审查意见、驳回决定等

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