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化合物专利不公开用途行不行?日本田边三菱制药170页篇幅的一件专利,最终获得了最高法院的判决

发布时间:2021-11-05 来源:精金石知识产权 阅读量:76

新化合物产品,本领域技术人员解决的技术问题是发现和表征一种新的化合物,并确定其能够客观存在,那么在申请专利的过程中,是否需要证明其具有某种用途或能够取得何种治疗效果?

答案是肯定的。新的化合物不仅仅要说明发现和表征这种新的化合物的相关信息,还要说明它的具体用途,并证明其应用效果。

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其实,在以往的专利申请中出现过类似的案例,比如专利申请号为CN200480022007.8,名称为:“新颖化合物”的一个案子,它就是因为没有提供相应的应用效果实验和数据而未获得专利权。

该案的公开文本有170多页,通过大篇幅的内容说明该化合物存在的可能和制备过程,但是很可惜,没有提供必要的应用数据。申请人做再多的工作也于事无补,白白把技术公开了。

该案件,在驳回后,先后经历了复审、一审、二审,依然是驳回的结果;申请人田边三菱制药株式会社又申请再审,最高院给出的结论是:被诉二审决定认定事实清楚,适用法律正确,二审判决中的部分理由虽然存在错误,但判决结果正确。

在该案件中,其权利要求主要要求保护了一种结构为

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的化合物及其医药上可接受的盐或其前药。

该申请的说明书中记载了:该化合物表现出极佳的抗钠依赖型葡萄糖转运子抑制活性,具有较好的降血糖作用,可以用于治疗糖尿病及相关疾病等信息。其在申请文本中说明了该化合物的用途,但是并没有通过实验和相关数据验证其用途。即说明书中没有给出所述式(I)化合物对钠依赖型葡萄糖转运体(SGLT)的抑制活性数据或其降低血糖的效果数据,也未给出任何定性或者定量数据证明其具有所述生物活性及医药用途,在这种情况下,本领域技术人员难以根据本申请说明书和现有技术得出所述化合物及其医药上可接受的盐具有上述活性和相关医药用途的结论。

最高院给出的结论是:

(1)发明专利权作为一种工业产权,应当具备产业上的利用价值,对于尚不确定其具有何种技术意义或者无积极效果的发明创造不应予以保护。

(2)一项发明的技术方案是否具备产业的利用价值,需要根据说明书公开的内容并结合现有技术状况来判断,即专利说明书是判断发明创造是否实质上被完成以及是否应给予专利保护的关键,因此,说明书应当记载发明创造是否具备产业价值、是否被实质上完成的技术信息。

(3)《专利审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”第3.1节“化学产品发明的充分公开”部分有如下规定:“要求保护的发明为化学产品本身的,说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途”,“对于化学产品发明,应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果,即使是结构首创的化合物,也应当至少记载一种用途”,“如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果,则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说,足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据。

(4)化学发明能否实施以及具备何种用途或效果往往难以预测,必须借助于实验结果加以证实才能得到确认。在本领域技术人员根据现有技术不能预测新的化合物具备说明书所述用途和/或使用效果的情况下,专利申请说明书应当记载该化合物可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据。

对于该案件,如果我们从专利保护的根本出发,就不难理解其结果:

首先,我国专利审查指南的执行标准偏重于保护处于研发下游的实际应用。专利制度的终极目标是通过对创新的保护,促进相关产业的发展,提升国家的整体经济实力。

加快专利技术的转化和应用,促进产业发展,才是专利审查政策的根本,从该角度考虑,应当将专利权授予那些不仅制备出新化合物产品,而且对该产品的试剂应用已经进行了研究的人。如果申请人不在专利说明书中公开用途及其实验效果数据,该化合物产品的转化应用就很难实现。

因此,即使要求保护的是新化合物产品及其制备方法,也需要在说明书中公开化合物的用途并通过相应的实验验证和数据证明其用途。只有这样的专利申请文本授权后才不会脱离化学医药领域的研发实际,也不会脱离我国国情现状及行业发展的需要。



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