准确把握驳回时机，驳回专利也能获得授权！！！

2021年10月9日，国务院印发的《“十四五”知识产权保护和运用规划》通知中提到，基本原则之一是坚持质量优先“坚持高质量发展方向不动摇，加快推动知识产权工作由追求数量向提高质量转变，促进知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平服务，更好服务现代化经济体系建设”。

再结合近几年的审查力度，可知对专利申请文本的质量进行了较为严格的把控。
虽然对申请专利的审查力度加大了，但，专利是授权还是驳回，仍须基于专利法等相关法律法规进行审查。

而，为了促使专利拿到一个好的结果，把握驳回时机显得尤为重要。

专利法38条规定：发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。

审查指南中也有记载，听证原则：在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和／或修改申请文件的机会。而作出驳回决定时，驳回决定所依据的事实、理由和证据，应当是已经通知过申请人的，不得包含新的事实、理由和／或证据。

【案例分析】

1、涉案专利申请号：

CN202010603838.5

2、涉案专利原权利要求:

3、涉案专利的审查节点:

4、专利保护范围整个修改过程：

① 申请人针对第一次审查意见通知书指出的权利要求1-10都不具备创造性，于2021.3.30号递交意见陈述书，并修改了权利要求书，由原来的10条权利要求调整为18条，具体修改思路如下：

◆ 删除原权利要求2中“优选”之后的内容，将其增加为新的从属权利要求3。

◆ 删除原权利要求5中三个“优选”之后的内容，将其增加为新的从属权利要求6-8。

◆ 删除原权利要求12中“优选”之后的内容，将其与鼓风干燥温度、真空干燥温度特定数据一起增加为新的从属权利要求10。

◆ 删除原权利要求6中三个“优选”之后的内容，将其增加为新的从属权利要求12-14,并适应性调整权利要求序号及引用关系。

② 申请人针对第二次审查意见通知书指出的权利要求1-18都不具备创造性，于2021.7.14号递交意见陈述书，并修改了权利要求书，由18条权利要求调整为20条，具体修改思路如下：

在一通递交的修改后的权要基础上，删除方法权利要求4中引用的权利要求，并将原权利要求5中的“所述有机物基体为尿素和葡萄糖；所述含磷无机酸为磷酸”与之合并，作为新的权利要求1；删除产品权利要求1-3，将其内容增加”如权利要求1-12任一项所述制备方法制得的“的引用关系，作为新的权利要求13-15。

5、专利驳回：

2021.9.16发出驳回决定，驳回理由是以除了权利要求1-12的技术方案外，本申请权利要求13-20不具备创造性，驳回决定所针对的权利要求如下：

6、请求复审：

针对该驳回决定，申请人不服，于2021.12.30日提出复审，并修改了权利要求，将权利要求2、9、10并入权1，具体如下：

7、国家知识产权局于2022.1.6受理复审请求，前置审查结果是维持驳回决定。

关于该案的驳回时机分析：

① 第一审查意见通知书以及第二次审查意见通知书针对的权利要求书中的权利要求1均为主题产品权利要求，不含有任何制备方法特征；

② 申请人于第二次审查意见通知书后修改的权利要求书中，权利要求1为方法权利要求，其技术方案包括原权利要求4除引用部分外的全部技术特征，以及原权利要求5中技术特征“所述有机物基体为尿素和葡萄糖。

所述含磷无机酸为磷酸”，该技术方案在原始权利要求书及答复第一次审查意见通知书时提交的权利要求书中均未出现过，属于新的事实，第一、第二次审查意见通知书也均未曾进行评述。

因此，驳回决定未将修改后的权利要求1至12不具备创造性作为驳回理由，而写在“其他说明”部分，并无不妥。

③ 但，修改后的权利要求13为产品权利要求，其引用了方法权利要求1至12，自然包含权利要求1至12的方法特征，该技术方案同样属于新的事实，第一、第二次审查意见通知书也均未曾进行评述。

此外，驳回决定关于权利要求13不具备创造性的具体理由中，仅将权利要求13自身特征部分的技术特征作为区别技术特征进行认定，未对被引用权利要求1至12的方法特征进行实质性评述。

综上，申请人针对第二次审查意见通知书修改的权利要求书中全部技术方案均为新的技术方案，即新的事实，驳回决定没有给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

8、最终复审决定：

合议组在经过全面审查后作出复审审查决定，指出：该案的实审审查程序违反了听证原则，从而导致申请人丧失了针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。驳回决定不符合专利法第38条规定。

9、案件最终走向：授权！

 思  考

① 在做出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由、证据陈述意见和/或修改申请文本的机会，即做出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。在驳回理由和证据没有告知过申请人的情况下就做出驳回决定，不符合听证原则。

② 一般而言，驳回决定应当在第二次审查意见通知书之后发出，这是为了满足听证的要求，并不是对通知书次数的限制。要正确判断同类缺陷是否进行二次听证，不能仅以权利要求修改次数、通知书发出次数作为听证的依据。

③ 申请人在收到本申请的驳回决定之后，准确把握驳回时机，千万不要慌，建议再次认真分析驳回决定中记载的具体内容和本申请文本记载的内容。

必要的时候，请求复审或许可以让驳回专利获取一线生机！

驳回分析过程中的小技巧：准确判断事实是否发生改变，既要聚焦于技术方案本身，不能机械地认为只要权利要求进行任何改变即发生事实改变，又要关注技术方案之间的相互关联，不能忽视权利要求之间的引用关系。

扫码可了解更多