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警惕利用“双胞胎”专利策略,规避禁止一案两请获得专利延迟期限补偿的规定

发布时间:2024-02-29 来源:精金石知识产权 阅读量:108

专利权获得期限补偿的前提条件为:

发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授权,以其中的较晚的期限为准。

可简单理解为:专利提交后,超过了4年获得授权,即可考虑申请延长专利权保护期。在专利申请日20年之后,增加额外的保护时间。

授权没有晚于申请日4年,任何原因的延迟均不能获得期限补偿。

其中,一案两请的发明专利,审查指南中做了特别规定,不给予专利延迟期限补偿:

“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,依照专利法实施细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的,该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。”     

通俗解释,就是:

一案两请的发明专利,任何原因均不能获得期限补偿。

因此机械领域的发明专利,要保留延期补偿的可能性

切勿一案两请。

以上规定中,涉及到的2个法律依据的内容为:

专利法实施细则第四十七条:

第四十七条 两个以上的申请人同日(指申请日;有优先权的,指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

(第四款)发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。

实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

专利法第四十二条:

第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。   

(第二款)自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。

为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。          

那么有没有可能,同一个发明创造既能获得发明专利延期补偿,又获得实用新型的保护呢?

理论上不可能,但实践中有可能。

假如,存在以下情况:

1、实用新型和发明在同一天递交,即申请日相同

2、这2件专利的说明书完全相同,仅权利要求书有所区别

3、权利要求的区别微乎其微,无限接近于完全相同,类似于“双胞胎”。

同日递交的专利申请,构成抵触申请,只要没有新颖性问题,即可获得授权。然而,

对于技术方案的新颖性的认定,审查实践中存在着模糊空间,可能存在看似具备新颖性,但实际保护范围完全相同的情况。

从而,同一个技术方案可能会获得发生实质的双重授权,即同时拥有了实用新型专利权保护和发明专利权的保护。    

结合专利侵权认定的同等原则、故意规避原则等,申请人可能拥有了长短期结合的维权工具组合,从而更加灵活的发起专利攻击:

1、发明专利审查期间,可以利用授权的实用新型发起侵权攻击

2、超过10年,可以利用授权的发明专利作为维权武器,攻击竞争对手

3、超过20年,在期限补偿的时间内,发明专利仍然有效,具备威慑力。

市场销量大或者利润率高的产品,在专利权保护的末期,往往是销量最高、利润最大的时间。

这时,1个月的时间就可能使得企业多获得少则千万,多则上亿的利润。

因此,一旦发生了以上的可能,对企业的利益影响是显著的。


案例解析

以国内闻名的朗科U盘专利ZL99117225.6为例。

其被无效宣告过17次而不败,常年收取索尼、金士顿、Sandisk等大户的专利许可费。

每年坐收的专利许可费高达3600万人民币。

如果能获得1年的专利期限补偿,就多挣了3千多万。

由于存在这种可能性,在利益的驱使下,可能会有部分申请人人为操作,采取以上的“双胞胎”申请策略,不合法的实现过度的专利保护,从而损害公众的利益。

如何阻止这种策略呢?

就目前的专利审查现状,国知局关于非正常申请的规定,也可能会抑制此类的现象的发生,具体的效果有待于实践验证。

当然,社会上也一直存在着一种声音,就是取消国内的实用新型审查制度。如果有一天真的如此,那么“一案两请”这个词,也将停留在中国专利历史的长河了。


供稿部门:精金石\总经办

作者:风清漾

编辑排版:顾云恺


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