众所周知,权利要求分为两种类型:产品权利要求和方法权利要求。在化学领域的产品权利要求中,采用组分和对应的性能、参数特征对该产品进行限定是一种常见形式。
我国《专利审查指南》允许“采用参数限定的产品权利要求”,同时也对采用该方式描述的权利要求有着严格的规定。其规定:“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型,通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下,当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时,允许借助物理或化学参数表征。”
然而,由于限定的参数特征通常不能简单直接地体现产品的结构/组成,因此在专利审查程序中,新颖性推定、得到说明书支持、公开充分、保护范围清楚等法条的适用存在各种难点,因而往往成为争论的焦点。
对此,撰写涉及参数特征限定的产品权利要求的专利申请时,笔者提出以下撰写思路:
(1)如果产品权利要求必须使用性能、参数限定,尽量采用结构/组成与性能、参数限定相结合的方式,并且在撰写说明书时对于这些性能、参数的描述应尽量足够充分,同时尽量全面且完善地考虑和描述这些性能、参数的决定因素,对于产品的制备过程也应尽量详细描述,这些对于后续实审阶段的新颖性/创造性争辩都有很大帮助;
(2)在说明书中记载参数的定义、测定方法及用于获得或调整参数特征的方法;
(3)在说明书中清楚记载具备上述参数限定的产品达到预期效果的定性或者定量实验数据;
(4)在说明书中记载因各种可能的因素而不满足参数特征的多个比较例。
接下来,通过一个专利无效案例对推定方法在参数表征化学产品权利要求新颖性判断的适用作简要阐述说明。
案例介绍
无效请求人针对第200680053880.2号发明专利提出无效请求,该专利权利要求1如下:
1. 一种太阳能电池用聚酯树脂片,……,波长300~350nm的光线透射率为0.005~10%,相对反射率为80%以上105%以下,表观密度为1.37~1.65g/cm3,光学浓度为0.55~3.50,光学浓度偏差相对于中心值在20%以内。
无效请求人认为,权利要求1中的上述参数与二氧化钛颗粒粒径和二氧化钛母料片的形状如推定长度有关,对比文件1(JP2002026354A)公开的二氧化钛具有0.1~1um的数平均粒径,二氧化钛母料片具有4 mm的长度,据此可推定对比文件1隐含公开了权利要求1的光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差。
双方争论的焦点:光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差这三个参数特征的决定因素是什么;对比文件1中是否公开了这些决定因素。
观点解析
无效请求人观点:
尽管对比文件1没有字面公开聚酯树脂片的光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差,但是第880.2号专利的说明书中教导了:
(1)“通过包含5-40 wt%、优选至少7 wt%、进一步优选至少10 wt%的TiO2可以达到期望的UV光线透射(300~350nm)”
(2)“通过确保TiO2颗粒具有0.1-1μm的数平均粒径可以达到期望的相对反射率”
(3)“期望的光学浓度偏差可以通过将二氧化钛母料片的形状变更成以下来控制:长度为2.40~4.60mm、宽度为3.20~4.80mm、高度为1.70~2.30mm的圆柱状”,
而对比文件1的不同实施例满足了绝大多数这些条件,因此以上三个参数是对比文件1的薄膜所固有的。
专利权人观点:光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差会受到多种因素影响,根据对比文件1的具体实施例的记载,并不能直接地、毫无意义地得出光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差是多少,这些特征并不是对比文件1的薄膜所固有的。
无效决定认为:根据涉案专利说明书的记载,通过现有技术中使用的二氧化钛的母粒形状变更成长度为2.40~4.60 mm、宽度为3.20~4.80 mm、高度为1.70~2.30 mm的圆柱状,可控制涉案专利产品光学浓度偏差在20%以内,同时使相对反射率和光线透射率控制在要求范围内,进而能够改善聚酯树脂片的耐水性、耐热性能和耐气候性能。
该技术效果的获得并非如无效请求人所述的仅仅取决于二氧化钛颗粒粒径及母料片的长度。也就是说,本专利权利要求1中的上述参数隐含产品具有区别于对比文件1产品的结构和/或组成。最终,合议组的审查决定维持了该专利全部有效。
小结
通过上述案例可以看出,对于涉及性能、参数限定的产品权利要求,审查员通常会在评述其新颖性时使用推定原则,除非有明确证据证明参数限定被现有技术公开,复审和无效部倾向于认定参数限定具有新颖性,但是在考虑创造性的时候,需要通过证据认定参数限定和技术效果之间的关系。
如果参数限定确实起到了相比于现有技术而言额外的技术效果,那么复审和无效部可能会倾向于认定参数限定具有创造性,反之则缺乏创造性。
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