如何消除新技术与创造性判断的隔阂,避免“事后诸葛亮”,站位本领域技术人员获得授权?
在专利代理工作中,与技术人员沟通以及判断技术交底的创造性均为必须且重要的工作内容;然而,在与技术人员沟通技术方案研发过程所克服的困难/解决的技术问题的时候,经常会出现技术人员对于两项技术的结合形成的技术方案的认识局限于“本领域目前还未有同样的技术”,导致沟通效率低的问题,导致代理人无法很好的了解技术方案本身,进而对于创造性的判断受限,最终只能基于检索内容采用常规的三步法判断交底的创造性。
然而,三步法的第二步与第三步中,实际上均提及了“本领域的技术人员”,即实际上三步法的充分使用一定是基于本领域技术人员进行的,而仅基于所检索到的现有技术进行三步法判断创造性,则易忽略创造性的判断需站位申请日前本领域技术人员,从而无法准确的比较技术交底技术方案与现有技术的区别及其中的创造性,导致“事后诸葛亮”的问题。
同时,在审查意见的答复过程中,也经常会出现本申请的技术方案对于两项现有技术的结合是显而易见的情况,而忽略了申请日前本领域技术人员所面临的技术问题,或是实际上检索到的现有技术对于本领域技术人员存在显而易见的,且难以相互简单结合的“弊端”;导致对于创造性的估计偏低,出现”事后诸葛亮“的问题。
可见,“事后诸葛亮”无论在申请文本的撰写过程中,还是对于审查意见的答复过程中,都是需要注意的内容;而在与技术人员沟通效率差,或是暂时没有技术人员可以沟通的情况下,是否我们可以通过其他手段认清技术方案的创造性,或是发现审查意见对创造性判断有问题的内容,进而针对性的突出或答复,提高专利的授权前景呢?
答案当然是肯定的。
在此,笔者将分享一个审查意见答复案例,结合案例说明如何避免或答复“事后诸葛亮”。
案例技术方案:
一种化合物C-4的制备方法,路径如下所示:
审查意见:
D1同样公开了所述化合物C-4(即D1化合物3)的合成路径(采用的原料及中间体均与本申请不同):
审查意见认为对比文件可以总结出以下启示:
D1给出了C-4的制备方法,然而根据D2将D1中化合物12的含S取代基替换为本申请的Cl是不需要创造性劳动的;而D3给出了与本申请化合物C-1具有相似结构化合物的氨基可以发生取代反应的技术启示,同时还给出了与本申请化合物C-1具有相似结构化合物的制备方法。
综上所述,审查意见认为本领域技术人员可以通过D2给出的技术启示更换D1中化合物12通过逆合成分析方法,按照D3公开的内容制备化合物C-1并经过结合D3给出的技术启示通过两步取代反应得到本申请的技术方案。
而审查意见中确认的技术问题为:提供一种不同的化合物C-4合成方法。
初看审查意见的陈述的内容,会发现按照审查意见的思路“似乎”可以得到本申请的技术方案,从而解决本申请的相比于D1解决的“技术问题”。
然而站位申请日前本领域技术人员的角度,再次阅读审查意见,会发现事实上并非如此简单:
作为一个化工合成领域的技术研发人员,即便以解决审查员认定的技术问题为目的,在已知要合成的化合物C-4的 结构式的情况下,必然是遵循本领域的化合物合成的方法进行。
因此,首先通过检索找到了逆合成分析的思路,简单来说,逆合成分析是将目标产物的化学键进行一步步的切断,进而分析得到不同的起始原料及合成方法,因此往往通过确定骨架的构成,联想官能团的形成难易度,确定实际切断骨架上的重点官能团,最终得到化合物的合成路线及反应原料。
按照上述思路进行分析可知,本申请仅从骨架化合物C-1的确定方面,便与D1采用的化合物9产生了显著的差异,在骨架化合物不一致的情况下,根据前述的逆合成分析的思路,本领域技术人员可以知晓,在实际的逆合成过程中,切断何种化学键以及在何种先后顺序切断是本领域技术人员需要实际处理的问题。
进一步分析每一步所切断的化学键,如:本申请的化合物C-1到化合物C-2反应步骤,出现了两个O-H键的断裂,同时出现了两个连接有O官能团C原子间的N-H键的断裂;而D1的化合物9到化合物11则是伴随着一个C-N键的断裂,以及一个连接有O官能团C原子及连接有乙硫基的C原子间的N-H键的断裂;同时二者N-H键断裂后连接的新的取代基不同。
可见,仔细考察逆合成中的各个细节,其实本申请逆合成思路与D1具有显著差异;同时根据本领域公知,相邻的官能团对于化学键的断裂是具有显著影响的,此时只需要针对性的询问技术人员上述化学键断裂间的差异,并搜集相关的证据,便可以充分的答复审查审查意见。
因此,在答复陈述中,结合技术人员的陈述,详尽的从氯邻位胺基连接的基团对于氯的缩合作用,以及涉及的烷基类基对氯缩合反应影响较小;突出本申请氯邻位胺基上连接的2,4,5-三氟苯甲基,及对位类苄胺基团,均为吸电子基团,两者均不利于缩合反应,相比对比文件D2缩合难度更大;并进一步说明本申请通过先选择性进行氯对位胺的缩合再进行氯邻位胺缩合所克服的问题及优点,最终结合一系列分析陈述突出本申请与对比文件的不同,最终顺利取得授权。
最后做一下总结,虽然真正的站位本领域技术人员是一件较为困难的事情,但我们仍可以从以下两个点的去查找资料或与技术人员沟通,提高对本领域技术人员的理解:
1.尽可能的细化技术方案中每一步可能遇到的技术问题;
2.是否技术方案中一部分技术特征解决了潜在的技术问题,导致虽然技术方案整体解决的技术问题与对比文件相同或相似,但实际还解决了其他完全不同的、潜在的技术问题。
站位本领域技术人员的技巧是多方面的,仍需在实践中进行探索及学习,在本文的最后,分享一个案例,对本文进行补充:
【十大案件】评析“发光装置及显示装置”发明专利无效宣告请求案-本领域技术人员水平的确定和技术启示的判断。
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