自今年起,专利期限补偿的制度正式实施,针对不合理审查和药品专利,做出了不同的补偿规定。
其中,药品专利享受了最长5年的延期待遇,有明显的偏爱之嫌。
其他的,无论卡脖子的芯片和半导体领域,还是如日中天的新能源技术,均只能望药兴叹,挤在“满三满四”的狭窄小道里,寻找延长生存期的机会。
为何说“满三满四”是狭窄小道呢?
原因在于,非药品领域的专利在原有20年的法定保护期限的基础上,延长寿命的机会,并不容易获得,需要满足数个苛刻的条件:
1、 提交发明后,4年后才获得授权,并且
2、 提交实质审查手续后,超过3年才获得授权
以下的时间不算,需要扣除:
1、审查过程中,申请人延误的时间不算,需要扣除
2、专利局由于合理的原因,延误了的时间,也不算,同样要扣除。
表面看似不苛刻,那么,我们来探究一番:
我的专利,到底什么情况下可以获得期限补偿?
至少以下情况,笔者推算出的补偿期是0:
申请人提交发明专利申请的同时也提交了实质审查手续,发明专利5年后获得授权。那么,理论上获得的1年补偿期。
如果在初审程序中,由于申请人的原因耽误了1年。
再减去这1年后,实际补偿期成为了零!
假设申请人发出疑问,我是在初审程序中耽误的,又不是在超过申请日4年后才耽误的,为何要扣除呢?
请注意,只要是发明专利提交后由于申请人原因耽误的时间,发生在任何阶段,都需要扣除。
同样的,专利局的合理原因耽误的期限,也是类似的扣除标准。
为了避免吃了哑巴亏,抓住每一个专利局不合理延迟产生的期限延长机会。我们先从法规入手,看看对应的专利法、实施细则和审查指南的规定内容。有过了解的可以直接跳过,直接读下一部分。
专利法
第四十二条
………..
自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。
专利法实施细则
第七十八条 依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。
前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数,是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数,减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。
下列情形属于合理延迟:
(一)依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的,因复审程序引起的延迟;
即:
“第六十六条 请求人在提出复审请求或者在对国务院专利行政部门的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。”
(二)权属纠纷中止或者裁定保全中止的。
(三)其他合理情形引起的延迟。
第七十九条 专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形:
(一)未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知;
(二)申请延迟审查;
(三)因本细则第四十五条规定情形引起的延迟;即:
“第四十五条 发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容,但申请人在递交日要求了优先权的,可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的,以首次提交文件的递交日为申请日。”
(四)其他由申请人引起的不合理延迟。
专利审查指南的修改解释
第五部分第九章第2.2节
根据专利法实施细则第七十八条的规定,依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。补偿期限的计算公式为:
发明专利权补偿期限=(D授权之日-D满四满三之日)-T合理-T不合理(申请人)。
其中,D授权之日是指公告授予专利权之日;
D满四满三之日是指自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年之日,以较晚日期为准;
T合理是指合理延迟的天数,例如,由于权属纠纷或由于财产保全中止审查程序而引起的延迟时间;
T不合理(申请人)是指由申请人引起的不合理延迟的天数,包括申请人请求延长指定期限或请求延迟审查耽误的时间等等。
其中,“实质审查请求之日”是指申请人提出实质审查请求并足额缴纳发明专利申请实质审查费之日。有的情况下,实质审查请求之日早于发明公布之日,例如,申请人在提交申请的同时就提出实质审查请求,并缴纳了实质审查费,由于发明专利申请尚未公开,尚不能进入实质审查阶段,如果将实质审查请求之日到发明专利申请公布之日之间的这段时间计入发明专利权补偿期限显然是不合理的,因此,对于实质审查请求之日早于公布之日的,“自实质审查请求之日起满三年”,即公式中的“满三”,是自该申请公布之日起计算。
对于PCT申请,将PCT申请进入中国国家阶段的日期视为申请日;对于分案申请,将分案申请的递交日视为申请日,计算发明专利权补偿期限。
1.关于授权过程中的合理延迟
授权过程中的合理延迟,包括:涉及修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序、因权属纠纷或者协助执行人民法院保全裁定而中止有关程序的、涉及行政诉讼程序的。
2.申请人引起的不合理延迟时间
根据专利法实施细则第七十九条的规定,由申请人引起的不合理延迟包括:
(1)请求延长指定期限,未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟,延迟时间为期限届满日起至实际提交答复之日止。
(2)申请延迟审查的,延迟时间为实际延迟审查的时间。
(3)援引加入引起的延迟,延迟时间为补交申请文件的时间。
(4)请求恢复权利引起的延迟,延迟时间为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止,能证明该延迟是由专利局造成的除外。
(5)自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请,申请人未要求提前处理引起的延迟,延迟时间为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满30个月之日止。
其中(1)-(3)对应于专利法实施细则第七十九条第(一)项至第(三)项的规定,(4)-(5)属于专利法实施细则第七十九条第(四)项规定的“其他由申请人引起的不合理延迟”。
关于法规内容结束
仔细阅读以上部分,可以发现:
1、只有专利局不合理的审查,造成的期限延迟,才有获得补偿的可能性。
2、即使专利局不合理延迟了,但只要没有“满3满4”,不好意思,也不用补偿。
3、专利法、实施细则和审查指南,都只规定了申请人的不合理延迟、专利局的合理延迟的情形,即规定了哪些情形是不给予期限补偿的。
但哪些情况是专利局的不合理延迟?没有规定。
或者说,无法从规定中显而易见的获知,哪些情形下专利局不合理审查延迟,可以获得期限补偿.....
4、是否除了规定中的,专利局的合理延迟之外的所有专利局延迟,都属于专利局的不合理延迟,应该给于补偿?
答案是否定的,因为实施细则还有如下我们熟悉的兜底条款:
A、“其他”由申请人引起的不合理延迟。
B、“其他”合理情形引起的延迟。
那么,哪些情况是“其他”呢?反正笔者是不清楚的。
阅遍上述规定内容,获得期限补偿的情况中,关于复审的规定特别值得注意:
“1.关于授权过程中的合理延迟
授权过程中的合理延迟,包括:涉及修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序、因权属纠纷或者协助执行人民法院保全裁定而中止有关程序的、涉及行”
可以理解为:
如果专利驳回后,通过复审程序授权了,只要申请人没有修改专利文本,复审审查中的期限,大概率被认为属于专利局的不合理延迟。
笔者如此理解:既然复审程序中没有修改专利文本获得授权,那么就是在实审程序中,审查员不合理的驳回了案件,导致申请人本来在实审程序中授权的案件,无端的通过额外的复审程序才获得授权,白白的多耗费了时间和精力,理应获得合理的补偿。
同样的,如果走完复审程序,时间期限没有达到“满3满4”条件,也无法获得补偿。
但这无需太过担心,仅以审查现状来看,相对于其他“似有似无”的情形,存在极大概率因复审获得期限补偿的可能性。
原因在于,至少近期已经持续了相当的一段时间里,可能由于复审案件过多,大量专利提交复审后1年多,仍然处于排队审查状态。
而进入合议组后普遍还需要超过半年的时间出审查结论。因此可以预期,目前的专利复审程序可能需要2年左右的时间。
基于以上,如果发明专利被驳回了,申请人应竭力权衡复审修改和获得期限补偿之间的风险,争取获得对自己最有利的结果。
结合以上所有理解,要想享有天上掉馅饼的机会,获得专利权的期限补偿,建议做到以下几点:
1、最早在申请日后1年后再提交实质审查请求,以提前消耗掉申请日满4的额外1年时间。
2、不要有申请人自身的不合理延迟,例如超期答复、延期审查、过期缴费、专利权中止等等。
3、合理利用所有的审查期限,例如一通答复不要着急,4个月后再提交答复,等等等。
4、如果实审过程中,认为审查员的审查意见错误,可以坚持不修改权利要求,在驳回后通过复审程序拿到专利授权,说不定会有获得期限补偿的机会。
那么,实施已经半年了,哪些案子获得期限补偿了?
可惜的是,到今天为止还没有1件案子获得期限补偿的批准。
又有哪些申请人提交了期限补偿请求了呢?
由于国知局并没有提供查询入口,我们还无法检索来获得的数据。但偶然间,笔者发现了1个案件提交了期限补偿的请求。
这件专利于2014年申请,2022年方获得授权,持续了9年的审查过程。
虽然,此案件在复审期间修改了权利要求,失去了复审期限的时间补偿,但在其他环节可能有获得补偿的机会。
值得注意的是,此案件在2022年提交的补偿请求,这个时间处于2021年专利法出台后,和,2023年实施细则出台之间。
大联想的IPR团队厉害了,不管以后得细则怎么样以及何时落地,我先提交请求再说,免得以后失去了这个提交机会。
让我们静待审查结果。
另外,即使是药品专利,除了期专属的期限延长规定,和“满3满4”的延长是叠加适用的。即,“满3满4”同样适用于药品领域。
最后,考虑到往往在专利权有效期的最后时光,是专利价值最高的时期,因此关于专利期限补偿的规定以及如何实现专利期限补偿,值得所有申请人仔细研究并有效实施。
这其中,至少包含文本撰写、中间流程控制、审查中的答复处理方式等的有效策略,当发生来自于专利审查中非申请人原因的不合理延迟时,可以获得期限补偿,每一天的时间都不会被浪费,用来延长专利权的保护期限。
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