当发明人针对某一创新技术同时进行专利申请和论文发布时,往往都遵循“专利先行原则”,以避免论文发布公开后,影响所申请专利的新颖性和创造性。前不久,笔者就处理了一件非常有意思且独特的复审案件。该案件起初之所以被驳回,正是因为发明人自己发布的论文作为了对比文件1,结合本领域常规技术手段,评述掉了发明人所申请专利的创造性:同时,涉案申请专利的申请日为2024年09月27日;
对比文件1是一篇美国期刊,在《Optics Express》上发表,发布日(即公开日)为2024年9月26日,与申请日仅差1天!!!(你说巧不巧,可惜不可惜!)笔者拿到这个案件的复审分析时,也是觉着太可惜了,反复求证了一下,对比文件1的公开日确实为2024年9月26日。然鹅,笔者与发明人又沟通了解了一下该案的情况,意外发现这个驳回案件还有转机!该对比文件1在进行电子网文发布前1h,曾向发明人发送过出版通知邮件,且该邮件的发送时间恰巧是在2024年9月27日凌晨02:49,也即,与专利的申请日为同一天:至此,笔者发现这个案件还有救,这封邮件就是该驳回案件的救生符,因为:该邮件表明上述对比文件1(美国期刊)的发布日是北京时间的2024年9月27日,与本申请的申请日为同一天!所以,该对比文件1不属于本申请的现有技术(根据专利法第二十二条第五款的规定,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术)!
笔者以此为突破口,对该案件进行了复审请求,并根据该美国期刊名称,查找到其出版商发行地为:“2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON(华盛顿), USA(美国), DC, 20036”,其发行时间属于美国华盛顿时间或美国东部时间,其与中国北京时间存在地域性时差,具体地,相差12-13小时,基于此,我们认为:原审查意见所确定的对比文件1的公开日期为美国时间,其与中国专利的申请日进行比对时,存在地域性时差,应当考虑该地域性时差的影响,并应当重新确定对比文件1公开日期的中国时间公开日,进而判断其是否属于现有技术;
借助上述邮件发送时间和邮件内容,论证对比文件1的最早公开日为中国北京时间2024年9月27日,与涉案专利申请日为同一天;对比文件1不能作为现有技术评述涉案专利的新创性。
如果审查意见坚持认为对比文件1的最早公开日期为2024年9月26日,则应当由审查部门进行举证证明。
在考虑了中美地域性时差这一影响因素的前提下,对比文件1公开日期的中国时间所在日,先于本申请申请日的中国时间所在日。该案件复审阶段,审查员曾主动联系我方进一步提供直接证据,即:能够表征对比文件1的电子网文发布的、具体到小时的截图,但由于该期刊的网站只公布发布时间的年用日,并不具体到小时,而与期刊方的联系也不顺畅,我方未能提供直接证据,只能提供上述质疑驳回理由的间接证据。虽然我方未能提供直接证据,但该案件最终有惊无险地前审撤驳并授权。
笔者推测:我方提供的间接证据足以质疑驳回理由,故此间也涉及到举证责任转移,而审查一方也难于提供相反证据,所以该案最终能顺利授权。同时,该案件对于其他答复、复审和无效等案件时,也有很好的借鉴意义:
当涉及到外文证据时,需考虑其国外公开日期与国内日期的时差问题,以防在忽略中外时差的情况下,错误使用此类证据评述涉案专利的新创性。