首页 > 精金石资讯 > 资讯详情

如何利用“分案申请”为申请人争取更多的利益

发布时间:2021-04-09 来源:精金石知识产权 阅读量:127

导读:


1、分案申请策略有很多“妙用”,用的好可以带来意想不到的效果;

2、专利分析和专利预警工作,应该特别注意“潜水艇专利”,加强在审未授权申请文件的监控力度;

3、目前的分案申请制度,特别是主动分案制度允许申请人可以在不确定的时候扩大或者修正申请的保护范围。


提前看了总结,是不是有点疑惑,下面大家就带着问题,来全面了解分案申请并找到你想要的答案吧!

1932719_202526.jpg

什么是分案申请(WHAT)?


分案申请,顾名思义就是从原专利申请(又称母案)中分割出一件或多件新的申请(称之为“子案”),子承母业,“子案”可以从“母案”继承诸如申请日、优先权日。其源于有关“单一性”的要求,即出于经济、技术等原因,一项专利保护一项发明创造;如果一项专利申请包含多余一项发明创造,则可以通过分案的形式提交另一个专利申请以对原申请中的其他发明创造进行保护。


eg:以灯丝A为例对分案申请进行说明:

设定上述专利经审查员审查后符合授予专利权的条件,在收到授予专利权的通知后的两个月内,对上述专利(母案)进行分案处理,可以将上述一个专利,分解为2个或者3个专利,以3个专利为例:

母案专利1:权利要求1:一种灯丝A。

分案专利2:权利要求1:一种用灯丝A制成的灯泡B。

分案专利3:权利要求1:一种探照灯,装有用灯丝A制成的灯泡B和旋转装置C。


各国分案申请制度

分案可以用以弥补原案缺陷,调整专利保护范围,从而更全面和有针对性地保护专利技术。世界上各个国家和地区的分案申请制度又是什么样的呢?

微信图片_20210409173514.png

分案申请的特点和作用

01分案申请以母案申请为基础,延承了母案申请的基因。分案申请不得超出母案申请记载的范围,这才能继承母案申请的申请日。

02分案申请可能是在审查员指出母案申请存在单一性缺陷后由申请人“被动”提出,也可能是申请人“主动”提出的。其可以用来弥补原申请的撰写缺陷,根据需要调整权利要求的保护范围,以使授权范围更贴近于实际产品。

03在实践中,申请人甚至可以在原申请中缩小权利要求保护范围,以快速获得授权,与此同时,适时提出分案申请,以尝试获得更大的保护范围。

04通过分案申请可以延长审查周期,进而申请人可以根据技术发展动向、产品市场变化来灵活调整分案申请的权利要求以获得所需的保护范围,这对于涉及标准制定或处于起步发展阶段的AI、VR等技术领域尤其具有重要的意义,申请人在快速圈定保护地盘的同时,还能随机应变,从而实现对技术和产品的全面、立体、延续性的保护,以及对竞争对手的精准打击。

为什么要提出分案申请(WHY)?

分案申请通常为专利布局过程中的一个手段,这个手段的基础是:分案可以保留母案的申请日。

01一项高价值的技术从研究到商用可能需要历时几年甚至更长时间,期间技术是不断更新的,因此,申请人可以通过分案途径不断完善专利质量,以期获得能够用来维权的合理保护范围,应对专利运用中的不确定因素;

02专利是通过公开换保护,为了对专利布局进行保密,申请人可以在前期把一个系列的专利打包进行申请、并在适当的时候进行分案;

03如果企业对专利量有要求,但是技术研发跟不上时,可以基于一个技术点衍生出的多个辅助技术提出分案申请,以此来提高申请量。

201203200023.jpg

怎样提出分案申请(HOW)?

分案申请的递交时间

申请人可在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

并且,对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,无论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

另外, “再次分案申请的递交时间应当根据该存在单一性缺陷的分案申请审核,不符合规定的,不得分案”。

还有,分案申请的提交期限是不可以延期的,过了这个法定期限,就没有办法提交分案申请了。

解读:什么是单一性?《专利审查指南》第六章中对单一性进行了如下定义:单一性,是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型,属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

eg:

权利要求1:一种灯丝A。

权利要求2:一种用灯丝A制成的灯泡B。

权利要求3:一种探照灯,装有用灯丝A制成的灯泡B和旋转装置C。

设定:与现有技术公开的用于灯泡的灯丝相比,灯丝A是新的并具有创造性。此时,上述三项权利要求具有相同的特定技术特征灯丝A,灯丝A即可视为是一个总的发明构思,因此,权1-3之间有单一性,可以作为一件专利申请。

分案申请提出的情形?

申请人提出分案申请的缘由似乎非常简单。但在申请实务中,申请人提出分案申请的目的却五花八门。总的来说,可以分为以下两种情况。

第一种情况——被动提出的分案申请

如上所述的,当国家知识产权局在审查意见通知书中指出该专利申请要求保护多项发明创造而不符合单一性要求时,申请人为了满足单一性要求,在原申请中仅保留其中一项发明创造,而对其它不具有单一性的发明创造被动提出分案申请。这也是常规意义上的分案申请。 

具体而言,这种“被动提出”的方案申请通常又分为两大类情况。一类是由于撰写经验不足或者检索不充分而导致原始提交的权利要求书中即包含不符合单一性规定的多项发明创造;另一类则是由于在专利申请的审查过程中对权利要求书的修改而导致缺乏单一性问题的出现。

第二种情况——主动提出的分案申请

在专利申请实务中,有经验的申请人和代理人有时会主动利用分案申请制度以寻求利益最大化。这就是下面将谈到的主动提出的分案申请。

具体而言,这些所谓的“主动提出的分案申请”又可以大致分为以下几种情况。需要申明的是,以下讨论的一些情况也许并不符合分案申请制度的立法本意,但我们不妨仅从有利于申请人利益的角度来看待吧。

关于主动分案

通常情况下,分案申请与专利申请的单一性密切相关,或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面。即,满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出,不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。

从逻辑关系上来讲,分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的,分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的。但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定,而仅在《审查指南》的第二部分第六章第3.2节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。

笔者认为,首先,在分案申请的初步审查中,主要关注的是分案申请形式上的问题,分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属于一个总的发明构思的核实。而且在专利申请实务中,我们也发现,与单一性问题无关的主动分案,在初步审查中也并不禁止。

基于现行的专利审查制度,申请人可以利用主动分案申请,取得一些意想不到的效果。当然,这样的“另类分案申请”是否符合专利立法的原意有其值得商榷的地方。我们此处主要出于保护申请人利益的角度来审视分案申请制度。

3-1Q0110Z55QD.jpg

主动分案用的好,能够为申请人争取更多的利益

1、拖延时间(续命)

如果因为撰写和审通答复失误导致申请文件即将被驳回,或者母案不幸收到了驳文,母案已经到了“危亡之际”,可以自收到驳回决定之日起三个月内提出分案申请。即便是提出复审请求之后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,都可以提出分案申请,复审和分案两手准备,还可以起到拖延时间的效果。

2、抢占时间(快速通关)

一件专利申请,必须全部权利要求具备授权条件才能获得授权。申请人与审查员之间往往会就部分权利要求存在争议,专利审查工作进入胶着状态。专利局等得起,为了抢占市场申请人可等不起,当申请人发现本申请短时间内授权前景不明朗时,可以先行一步,先暂时不管那些有争议的权利要求,将其删除,以使得其他权利要求快速获得授权。然后,在授权办登期间再启动主动分案,将那些曾经放弃的权利要求写入分案申请中。

3、借尸还魂(满血复活)

专利法第31条和细则51条禁止超范围修改,也禁止不根据审查员指出的缺陷进行修改,主动增加权利要求的机会也仅限于主动修改时机。如果说明书中确实有很值得保护的技术方案不慎被权利要求遗漏,可以采用分案申请的手段,让这些潜藏在说明书中的技术方案变成权利要求,重获新生。避免这些值得保护的技术方案被说明书“捐献”给公众。

4、返老还童

在发明专利的实质审查过程中,申请人为了获得授权,使权利要求克服审查员指出的创造性缺陷,往往会对权利要求进行合并式修改。如果修改之后审查员仍然认为修改后的权利要求都不具备创造性,将其被驳回。进入复审程序之后复审成功,如果复审决定中表明即便权利要求不进行合并,权利要求仍然具有创造性,申请人自然希望将权利要求恢复为拆开的状态,但是按照《审查指南》的规定,复审请求决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的,因此原审查部门应该以修改文本为基础继续进行审查。此时,可以利用主动提交分案申请获得“返老还童”的效果。让复审成功的案件继续审查,然后基于原申请提出一个带有原始权利要求的分案申请,删除重复授权的权利要求,使得母案和分案的技术特征不完全相同,就有可能使两件专利都获得授权。

5、“潜水艇”专利(放长线)

“潜水艇专利”术语主要源自美国专利制度的特殊性:早期美国专利是授权后才开始计算保护期的(17年),而授权之前发明人又可以通过多种途径对说明书以及权利要求书进行修改并让这个申请一直处于效力待定的pending状态;且当时的规定是专利只有在授权时才会被公开。由于这个在授权前一直处于不公开状态,就如同潜水艇一般难以察觉,等它浮出水面时已经处于攻击状态,所以当时把这样的专利称为“潜水艇专利”。

目前,我国专利法不支持前面所述的“经典”的“潜水艇专利”的运作,目前所谓的“潜水艇专利”与经典的“潜水艇专利”已经有了极大的区别,但思路还是类似的,就是尽可能将自己的专利隐藏在暗处,然后再适时给对手致命一击。目前如果中国的专利申请人期望竞争对手早期不能察觉到我方的专利并在授权之后攻其不备,只能通过撰写时的策略尽可能地把专利变得不容易被检索到。

其实,上面所说的分案申请的用法都可利用专利审查过程中,权利的不稳定性和专利授权的滞后性给对手造成迷惑,给竞争对手的专利分析和专利预警工作增加难度。这种做法在一定程度上具有“潜水艇”专利的性质。 


010-82002851