方法专利虽然维权难度高于产品专利,但无法进行产品专利保护的情况下,通过合理的权利要求设计,方法专利仍然可以起到较好的保护作用。
对于方法专利权的保护范围,有多大的延伸空间。
随着专利法和司法解释规定的不断完善,已在部分侵权诉讼中获得了实践的验证。但同时,仍然存在一些模糊之处。
关于方法专利之手可以伸多长,主要涉及专利法和司法解释中的3条规定,具体如下:
《专利法》第十一条:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
关键信息为:
不得为生产经营目的…使用…依照该专利方法直接获得的产品。
如何理解“直接获得的产品”的定义?
法院对此曾经认为,所谓的“产品”应该是“供消费者可以消费的产品”。
张喜田与石家庄制药集团欧意药业有限公司的发明专利侵权一案中,一审法院认为“左旋氨氯地平作为一种化合物,本身并不能成为直接供消费者消费的产品,……涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法,依据该方法不能直接得到产品,而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后,才真正成为产品”。
将涉案专利权的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂,适用法律亦显然不当。
意思是:
涉案专利为左旋氨氯地平(以下称为H)的拆分方法,拆分后获得的产品H,并不能被消费者消费。只有加工合成为马来酸H,才可以被消费者消费,才算是真正的产品。
一审法院的这个定义被最高法否决,最高法的判决似乎意味着:方法专利权的保护之手,只能伸到依照专利方法直接获得的原始产品,消费者能否直接使用不能作为认定“直接获得的产品”的条件。
关于方法专利权的保护范围,是否包含对直接获得的产品进一步加工、制造,获得后续产品。自2010年起,最高法先后出台的2个司法解释中,对比做了更加明确的规定。
具体为:
2010施行:《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,第十三条:
“对于使用专利方法获得的原始产品,人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品”。
关键信息为:
…进一步加工、处理…行为…属于…使用依照该专利方法直接获得的产品”。
2016年施行:《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十条:
对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。
关键信息为:
…进行再加工、处理的,…不属于…使用依照该专利方法直接获得的产品。
结合专利法第十一条和以上2个司法解释规定,可以综合描述为:
首先:我们将依照专利方法直接获得的产品,称为产品A。
那么:
使用产品A----侵权。
加工、处理产品A,获得产品B----加工处理的行为侵权,视同为使用产品A。
但是,产品B并非侵权产品。
继续加工、处理产品B,获得产品C----加工处理的行为不侵权,产品C也并非侵权产品。
以例说明具体的侵权判定条件:
大喵公司擅自采用二胖公司的方法专利(一种种植小麦的方法),种植小麦并销售到小美超市,则:
1、大喵公司种植的行为:侵权。
2、大喵公司销售的行为:侵权。
3、小麦:侵权产品。
4、小美超市售卖小麦的行为:同样侵权。
大喵公司同时销售小麦到大狗面粉厂,面粉厂将小麦加工成面粉并销售到小美超市。则:
1、大狗面粉厂加工小麦的行为:侵权。
2、小美超市售卖面粉:不侵权。
大狗面粉厂同时将面粉销售到东华面包厂,面包厂将面粉制备成面包,并销售到小美超市。则:
1、面包厂加工面粉以及销售面包:均不侵权。
2、小美超市售卖面包:不侵权。
实践中,对于如何理解“加工、制造”的含义,在不同诉讼案件中,也发生了分歧。
在王建诉青海珠峰冬虫夏草药业等公司发明专利侵权诉讼案中(江苏省常州市中级人民法院(2015)常知民初字第76号),法院认定:涉案专利为方法发明专利,其保护范围及于方法及依照该方法直接获得的产品,并不及于依照该方法直接获得的产品之后续产品。依照涉案专利方法直接获得的产品为发酵冬虫夏草菌丝体,发酵冬虫夏草菌粉是将依照涉案专利方法直接获得的产品——发酵冬虫夏草菌丝体进行进一步加工、处理而获得的后续产品。被告珠峰药业公司以该后续产品为原料生产百令片并销售的行为并不构成对涉案专利权的侵犯。同理,被告国药常州公司销售上述百令片的行为,也不构成对涉案专利权的侵犯。
即:依照涉案专利方法直接获得的产品为:发酵冬虫夏草菌丝体------侵权。加工、处理而获得的后续产品为:发酵冬虫 夏草菌粉------销售菌粉不侵权,菌粉并非侵权产品。进一步加工、处理而得的后续产品为:白灵片----加工、处理和销售白灵片,均不侵权。
在杭州雨后科技有限公司与浙江名家竹木有限公司侵害发明专利权纠纷案((2015)常知民初字第76号民事判决书)中,三禾公司主张依据专利方法直接获得的专利产品展开竹板还需大量加工工序,才能得到最终产品砧板,故制造砧板不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。
法院认为:展开竹板到砧板产品之间的加工工序如何,并不能影响专利法第十一条关于“使用直接产品”的限定,仅当第三人在不明知侵权的情况下获取直接产品经加工后的后续产品时,因第三人出于善意且已尽到一定注意义务,故司法解释将第三人使用后续产品进一步加工的行为与“使用直接产品”的侵权行为区分开来。而对于明知原告专利权的三禾公司来说,应因其明知侵权而无权主张该免责抗辩。
以上的通俗理解,为:
三禾公司主张:
专利方法直接获得的产品为:竹板
经过大量工序进一步加工获得的后续产品为:砧板
所以,依据司法解释的规定,应将砧板视为后续产品,不应认定为侵权。
法院认为:
对竹板进一步加工制成砧板的之间工序,不影响认定为“使用直接产品”。因为制备竹板并进行连续加工的均为同一家公司,即三禾公司,所以即使认定每一道工序后的产品都视为竹板的后续产品,也认定为“使用直接产品”,属于侵权。并且最终获得的砧板为侵权产品。
最终判决:
三禾公司为生产经营目的,未经许可使用本案专利方法制造展平竹板,及用展平竹板制造及销售砧板,构成侵权…。物美公司作为侵权产品销售商,依法应停止销售并销毁前述侵权产品,但鉴于并无证据证明物美公司明知系侵权产品而予以销售,且在案已由三禾公司承担赔偿责任,故物美公司无需承担赔偿责任及承担诉讼费用。
本案中,有几个迷惑之处:
1
法院在认定“使用直接产品”时,引入了“第三人”和“善意”这2个条件,而无论专利法和司法解释中的认定是否侵权的规定中,均没有相应规定。即并没有将“第三人”和“善意”将认定侵权的标准进行关联。
有些类似的规定,出现在司法解释第二十五条:
为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。
本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。
本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。
而此项规定,应理解为免除了善意第三人的侵权责任,但并没有否认侵权的事实发生,也难以将其作为认定是否侵权的衡量标准之一。
2
法院将竹板的后续产品砧板认定为了侵权产品,从而将侵权责任之手伸到了后续产品砧板的售卖方物美公司身上。
这一点看似与前一案子矛盾。
在前一案例中,法院将后续产品发酵冬虫夏草菌粉排除在了方法专利权的保护范围之外。
总之,两个案例对“后续产品”是否认定为侵权产品,做出了相反的认定。
最后,本案与涉及冬虫夏草的前一案例相比,对于“进一步加工、制造”的认定难度有所不同。实践中,可能对于不同的情况进行判断有些难度。
例如,而将面粉加工成面包,或者将塑料加工成塑料玩具,可以明确无误的认定为前后产品不同。
本案中将竹板加工制成砧板的过程中,对竹板的加工程度较小,砧板仍然保留了相当程度的竹板特征。极端的情况,仅仅将竹板加热弯曲制成圆筒,如果认定为后续产品而不认定为侵权的话,对于维护专利权人的利益显然是不利的。
因此,对于“进一步加工、制造”的含义,在实践中还需要综合实际情况进行考量,结合其他因素做最后的判断。
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