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申请人可以“硬刚”,但专利代理师会预留退路

发布时间:2024-04-01 来源:精金石知识产权 阅读量:64

很多时候,客户认为自己的技术是先进的,与审查意见的对比文件是有区别特征的,而且区别特征是有相应的技术效果的。

但是审查员仍然不认可答复意见,认为权利要求范围较大或者有的技术方案不具备创造性,希望缩小权利要求保护范围或者删除审查意见认为不具备创造性的技术方案,从而获得授权。

往往这时候,有些代理机构为了尽快获得授权,会希望客户能够缩小保护范围,或者删除部分技术方案,从而获得授权。

但往往缩小保护范围,就损害了申请人的利益,甚至,有时候缩小保护范围,就失去了该专利保护的必要性了。

所以有些时候申请人宁愿专利被驳回也要和审查意见硬刚,坚持不修改权利要求,哪怕被驳回,或者上诉维持原判,但是与审查意见硬刚后果也得申请人默默承受。

专利被驳回,就完全不能获得专利保护了,哪怕其他人完全抄袭了申请人的技术方案,申请人也无计可施,只能将申请人花费的巨大研发费用以及研发人员的辛苦付出被迫贡献给大众。

也许,这是硬刚的后果。

满足客户的需求是代理机构的使命,所以不应该让申请人承受这结果。

代理机构利用分案策略可以完全化解这些难题,申请人可以继续刚,代理机构留好退路即可。


具体案例

母案:

申请号:CN201910018430.9

发明名称:一种避孕套体系及其封装方法

申请日:2019-01-07

申请人:广州万方健医药有限公司


母案在二通修改权利要求后,具有4条独立权利要求书,分别为独立权利要求1,8,12,17;而二通答复后,母案被驳回。

驳回后,专利复审,进一步缩小了权利要求的保护范围,仍然具有4条独立权利要求书,分别为独立权利要求1,6,7,14。

然后,此时审查意见仍然不认可独立权利要求7和14的技术方案,认为其技术方案不具备授权前景。

而申请人的4种技术方案都是可转化的,能获得实际利益的。因此,必然不能因为要尽快授权而放弃审查意见独立权利要求7和14的技术方案,但是此种情形的后果很可能是该专利仍然维持驳回。

为了打破此种僵局,代理机构建议将授权前景不明朗, 申请人坚持硬刚的方案进行分案申请,而授权前景较好的技术方案保留在母案中,尽快获得授权。

最终,母案于2021.02.02提出复审请求后,母案保留授权前景较好的2个技术方案,于2021.04.30就获得了专利授权。

而基于母案,于2021.06.10提出了分案申请,分案申请经过申请人的硬刚,也于2023.02.03获得了专利授权,如图所示。

最终,将申请人的利益最大化,保护了申请人想保护的技术方案。


小结

因此该硬刚时,绝不能手软,依然得硬刚,不能为了授权,受制于审查意见的思维模式。

但是,利用分案申请给自己留后路也是应该的。

像上述这种母案具有多个技术方案,其中有的技术方案授权前景较好,有的技术方案前景不明朗。

可以将授权前景不明朗的技术方案进行分案申请,优先让授权前景较好的技术方案快速授权。


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