在日常专利答复过程中,一般情况下,我们都是论述独立权利要求具备新创性。为什么?因为:从属权利要求必然包含所引用独立权利要求1的全部技术特征,“在独立权利要求1具备创造性的情况下,直接或间接引用独立权利要求1的从属权利要求XX-XX,也具备创造性”。那么,问题来了:“什么情况下,独立权利要求有新创性,而引用该独立权利要求的从属权利要求无新创性?”对上面这个问题,有没有很意外?还有这种情形?不可能吧!别急,凡事有例外,这就是专利权人自己的文件影响自己了。涉及案件:申请号为201510398190.1、发明名称为烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用,申请日2015-07-08,要求本国优先权日为2014-07-08;案情经过:该案在无效审理过程中,本国优先权是否成立,属于其中的一个争议焦点问题。该案(在后申请)多个权利要求所记载的技术方案,与要求优先权文本的在先申请存在以下多处数值范围的不同:在先申请记载了“甲磺酸盐A晶型含水量为 2.5-4.5%”;在后申请的权利要求3中则记载“ 甲磺酸盐A为一水合甲磺酸”。根据本领域的常规理解,“一水合甲磺酸盐”是指每 1 摩尔甲磺酸盐含有 1 摩尔水,其含水量是确定的一个具体点值,根据甲磺酸阿帕替尼分子量为 493.58 可计算出一水合甲磺酸盐的含水量应为 18/(493.58+18)≈3.52%,权利要求 3 限定为“一水合甲磺酸盐”相当于是在在先申请的基础上进一步限定了具体的含水量,但是在先申请中并未记载具有该含水量的甲磺酸盐晶体。在先申请实施例 1-3 所制得晶体的含水量均与之(一水合甲磺酸)存在较大差异。因此,“一水合甲磺酸盐”属于新增加的技术内容,与在先申请的数值记载范围不同。此外,在先申请记载了“”“甲磺酸盐与有机溶剂的配比为配比1:200g/ml”、“35℃下摇床震荡48小时”。在后申请的权利要求4中则记载了:“甲磺酸盐与有机溶剂的配比1:150-250g/ml”。在先申请的实施例和权利要求限定了甲磺酸盐与甲醇和二甲基甲酰胺的配比为点值(1:30g/ml或1:40g/m),以及将反应液静置12小时,而在后申请权利要求6、9则限定相应的配比为一范围值,且权利要求 6-9 均未限定将反应液静止的时间。因此,基于上述多处数值范围记载的不一致和反应条件的不同,在后申请的权利要求3-9的技术方案,均不能从在先申请中“直接、毫无疑义地得出”,与在先申请“不属于相同主题”,故优先权不成立。该案件有意思的地方在于,由于优先权不成立,而该优先权文本又提前公开了,且公开日早于在后申请的申请日(参见下图时间线),这就让无效请求人顺势掌握了利器,向专利权人发起进攻,“以子之矛,攻子之盾”:无效请求人以优先权文本作为现有技术证据1,评述了在后申请权利要求的新创性,最终以“不具备新颖性”无效掉了在后申请的从属权利要求4-9。【看点一】优先权不成立 & 不具备新颖性,结论矛盾吗?“优先权不成立——优先权文本作为现有技术、评述在后申请新创性——在后申请权利要求4-9不具备新颖性”。
专利权人认为:“优先权不成立”和“不具备新颖性”,二者的结论矛盾,因为以其推理逻辑来看:“既然在后申请不具备新颖性,那么说明:在后申请与在先申请证据1的技术方案实质相同→进而说明:在后申请要求在先申请证据1的优先权应当成立。”专利权人的上述推理逻辑,初一看似乎对,细一品却无道理。“判断是否享受优先权与评价新颖性,二者的标准不同;而评价新颖性时,只要求现有技术公开了落入权利要求保护范围内的技术方案即可;换成大白话,就是说:是否享受优先权与评价新颖性,属于两码事,各评各的,互不相干,切莫放一起混淆!!!
该案件中,无效请求人用在先申请证据1无效掉的是从属权利要求,其杀伤力为什么没有波及到独立权要求1呢?在优先权核实过程中,一般先从独立权利要求1开始核实,而独立权利要求1的保护范围最大,技术特征最少,其要求优先权更容易成立。一旦成立,还需要进一步核实从属权利要求;而从属权利要求相对独立权利要求会增加一些技术特征(即附加技术特征,保护范围也相对较小),其附加技术特征如果不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出,则会导致从属权利要求的优先权不成立,这种情况下,就出现了下面的情况:而如果同时,在先申请又提前公开了(如本案,在先申请不到3个月公开),且公开日早于在后申请的申请日,则在先申请可作为现有技术,评述在后申请的新创性。上述情况下,就可能导致“独权有新创、而从权无新创”这一特例出现!(1)优先权是否成立,唯一、确定的判断标准是:能否从在先申请中“直接、毫无疑义地得出” ;(2)优先权判断≠新颖性判断,二者互不相干,切勿混淆;(3)对于要求优先权文本的在先申请,专利权人应申请延迟审查,避免其提前公开,以免出现“优先权不成立,致使申请人自己的在先申请无效了自己的在后申请”这一尴尬局面;(4)对于优先权不成立——在先申请对在后申请的影响,笔者整理如下: