“容易想到”真的容易吗？

在评判专利是否具有创造性过程中，一般会基于本领域技术人员的站位从如下几种方式来评述本技术方案无创造性：

其中，以“该区别特征属于常规技术手段”或“该区别特征为本领域技术人员容易想到的”为由否定创造性，这种情形尤为常见。面对这样的审查意见，代理人往往有一种有劲使不上、一拳打在棉花上的感觉。

本文通过几个案例，梳理一些实务中应对这类审查意见的思考。

案例1

技术方案（申请号202111076879.4）：

1.一种费比恩毕赤酵母菌株，其特征在于，所述费比恩毕赤酵母菌株的拉丁学名为Cyberlindnera fabianii C1.8，保藏编号为CCTCC NO:M2017780。

2.一种果酒的酿造方法，采用酵母菌将果汁进行发酵，得到果酒，所述酵母菌包括产酯酵母菌，其特征在于，所述产酯酵母菌包括权利要求1所述的费比恩毕赤酵母菌株。

审查意见：

审查意见中指出权利要求1（菌株本身）不具备新颖性、权利要求2（应用方法）不具备创造性。针对权利要求2，审查意见中认为本申请是采用该菌株酿造果酒，而对比文件2公开了一种提高葡萄酒中果香和花香香气的生产方法，同样利用了酵母中的酶，本领域技术人员基于对比文件2的启示有动机将对比文件1公开的菌株应用于葡萄酒的发酵。

答复思路：

菌株本身确实已被公开，新颖性无法争辩。代理人将重点转向应用领域的具体差异—本申请与对比文件2的发酵原料及其添加顺序不同，具体原料的添加量也不同。核心论证包括：（1）本申请与对比文件1的原料、发酵过程和产物均存在本质区别；（2）对比文件2没有给出应用该特定菌株来解决本申请技术问题的启示；（3）对比文件2中的酿酒酵母与本申请使用的酵母在基因序列和性能上完全不同。

案例2

技术方案（申请号201910236854.2）：

一种用于治疗化疗期间骨髓抑制的中药组合物，其由以下重量配比的中药药材制备而成：生黄芪6-150份，当归2-50份，墨旱莲2-50份，女贞子2-50份，补骨脂2-50份，菟丝子2-30份。

审查意见：

答复思路：

本申请相对于对比文件实际解决的技术问题是提供一种与最接近的现有技术用途不同的中药组合物，本领域技术人员难以从现有技术获得具体的处方及配比的技术启示。另外补充提交了前期动物试验、临床试验的结论和数据，能够科学、客观地反映涉案中药组方在治疗结直肠癌放疗期间骨髓抑制方面的有益效果，可以证明该中药组方取得了预料不到的技术效果。

裁判结果：

北京知识产权法院经审理认为，原告补充提交的动物试验、临床试验数据能够科学、客观地反映涉案中药组方的有益效果，可以证明其取得了预料不到的技术效果，判决撤销被诉决定。

案例3

技术方案（申请号201510197846.3）：

一株耐高温高湿的布拉迪酵母菌，其保藏编号为CGMCC No.10381。

审查意见：

布拉迪酵母菌作为一种益生菌，在药物、饲料制备中广泛应用，这是本领域的常规选择。权利要求与现有技术的区别在于限定了具体的保藏编号，实际解决的技术问题仅仅是提供一种替代的布拉迪酵母菌株，因而不具备创造性。

答复思路：

从多个层面展开：技术效果的量级差异、现有技术缺乏改进动机、以及微生物领域“方法可重复但结果不可重现”的特殊性。在微生物、生物技术等领域，仅仅因为现有技术中存在同类产品就认为“替换是容易想到的”，往往忽略了生物材料的不可预测性。

首先，分析了对比文件公开的内容—该布拉迪酵母菌仅在60℃、75%相对湿度的环境下保存。而本发明的布拉迪酵母菌在100%湿度、110℃和130℃高温下分别处理30s至60s，存活率仍保持在64%至83%。两者在耐高温高湿的能力上存在质的差异。

其次，指出如果对比文件的布拉迪酵母菌本身已经具备耐高温高湿的特性，那么对比文件并不存在需要改进的缺陷，本领域技术人员没有动机在此基础上进行改进。

再有，关于“保藏编号”这一特征—即使使用同一来源的布拉氏酵母，也不一定必然能获得与本申请完全相同的菌株。本申请的方法是可重复的，但结果是不可重现的，因此才需要将所得细胞保藏。

总结

综合上述案例，生化领域应对“容易想到”类审查意见，以下几点值得留意：

第一，“容易想到”的评述常常跳过三步法中关于“是否存在技术启示”的分析，直接得出结论。答复时需要回到三步法的框架中，重点分析本领域技术人员是否有动机对最接近的现有技术进行改进。如果对比文件本身不存在需要改进的缺陷，或者现有技术中存在反向教导。

第二，“容易想到”不等于“显而易见”。《专利审查指南》规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，要看发明相对于现有技术是否显而易见。

第三，整体性看待技术方案，避免碎片化。生化领域的技术方案往往涉及多个技术特征之间的协同作用。答复时应当说明各技术特征之间的关联性和协同效应，将技术方案作为一个整体来论述其非显而易见性。

第四，实验数据是回应“容易想到”的有力武器。能够证明“预料不到的技术效果”的实验数据，往往比理论论证更有说服力。在申请文件撰写阶段就应当充分准备这类数据，避免在后续程序中陷入无据可依的被动局面。