同日双申旧案遇新规：实务中到底怎么审？

同日双申旧案遇新规：实务中到底怎么审？——保护范围已不同，是否还适用法九条？

《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》于2026年1月1日起施行，其中对于“同日双申”案件的处理方式作出了重大调整（https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_74_202560.html）：

新规核心：从“二选一”到“唯一解”

旧规则：同日就同一发明申请发明和新型（“同日双申”），当发明要授权时，申请人有两条路可选：

放弃已授权的实用新型，换取发明专利授权；

修改发明专利申请的权利要求，使其与已授权的实用新型保护范围不同，从而同时保留两项专利权。

新规则（2026年1月1日起）：第二条路被取消。现在只剩下第一条路：发明若想授权，必须放弃已授权的实用新型。不同意放弃，发明专利申请即被驳回。

单看法规修改，逻辑清晰，意图明确。然而，当新规的审查逻辑遇上新规生效前提交的“旧案”时，复杂的实务问题便浮出水面。

申请日：2023年8月28日（在新规生效日2026年1月1日之前）。

申请类型：同一申请人同日就同样的发明创造提交了发明和新型专利申请（即“同日双申”），但申请时未勾选声明。

当前状态：实用新型已授权，发明专利申请正处于实质审查阶段。

实质审查：为克服第一次审查意见通知书指出的创造性缺陷，申请人对发明专利申请的权利要求进行了限缩性修改。修改后，发明专利的权利要求与已授权的实用新型专利保护范围已不相同，不再属于“同样的发明创造”。

意外转折：就在申请人认为已克服创造性问题、前景明朗时，收到了第二次审查意见通知书，指出：该发明专利申请不符合《专利法》第九条第一款的规定。

审查员的核心逻辑：

程序违规：申请人在申请日未作“同日双申”声明；

适用新规：根据2026年新规，未作声明的，适用最严格的禁止重复授权原则；

结论：由于同日申请的实用新型已授权，且申请人未在申请日声明，因此丧失了通过任何方式（包括修改）获得发明专利授权的机会，发明申请应予驳回。

从实体上看，经过修改，发明与新型的保护范围已经不同，不再构成“同样的发明创造”。按照传统理解，《专利法》第九条禁止重复授权的障碍已经清除。

但从程序上看，由于申请日未声明，审查员依据新规，认为该申请自始未进入合法的“同日双申”通道，必须承受最严格的程序后果——即使后来改得不同，也无法获得授权。

这就引出一个核心疑问：当发明与新型在实体上已不属于相同的发明创造，审查员还能否依据《专利法》第九条予以驳回？本案的二通审查意见是否站得住脚？

带着这个疑问，笔者联系了审查员。对方的解释引人深思：

“依据修改后的新规，对于是否属于‘同样的发明创造’，其判断时机不仅考虑当前情况，也考虑申请日递交时的情况。”

这一解释引发了两个关键追问：

判断基准的疑问：将“判断时机”回溯到申请日，这是新规的明文规定，还是对法条的全新解读？

法律适用的疑问：申请日在2023年的案件，是否应该适用2026年的审查标准？（即“法不溯及既往”原则如何在此适用？）

申请人随后查阅了国知局官网发布的“2025年《专利审查指南》修改内容解读”（https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/4/art_66_202935.html），试图寻找答案。

解读中强调：

“……申请人未在申请时对‘同日双申’的事实予以说明，即便发明专利申请没有其他驳回理由，依据《专利法》第九条第一款，该申请也将被驳回。”

以及：

“……即，据《专利法》及其实施细则的规定，在满足其他授权条件的情况下，申请人还必须严格执行放弃实用新型专利权的程序才能获得发明专利申请的授权。”

这些表述似乎支持了审查员的逻辑：程序合规（申请时声明）是获得授权的前提，其重要性甚至超越了实体（保护范围）是否相同。

换言之，对于未声明的申请，审查员似乎不再进行“当前是否相同”的实体判断，而是直接依据申请时的状态和程序规定作出裁决。

这个案例将以下问题摆在了实务工作者面前：

1.“同样的发明创造”的判断时机，是否因新规而改变？

是严格以审查当前的实时权利要求为准？

还是对于未声明的双申，需回溯到申请日的权利要求进行判断？

2.新规对旧案的效力如何？

申请日在2023年的案件，其审查标准是否应适用申请日当时有效的《指南》（允许通过修改变得不同而保留双授权）？

还是说，由于审查行为发生在2026年之后，审查员必须执行最新的《指南》？

3.《专利法》第九条的立法本意是什么？

其核心是禁止现实中存在两份保护范围相同的专利权

还是说，它也旨在惩罚申请时未声明“双申”的程序性违规行为，即使最终结果已避免重复？

本案尚未终结。申请人已针对二通提交了意见陈述，核心抗辩路径正是我们上文讨论的“法不溯及既往”原则——申请日在2023年的案件，是否应当适用2026年施行的审查标准？审查员关于“判断时机回溯到申请日”的解释，又能否在后续程序中获得支持？这一切仍有待观察。

这个案件像一面棱镜，折射出新旧规则交替之际的实务困惑：当申请人通过修改已经让两件专利保护范围不再相同，仅因申请时未作声明，是否就必须承受驳回的后果？审查员将判断时点回溯至申请日的做法，又是否符合《专利法》第九条的立法本意？

对于这个过渡期的典型案例后续会如何审查，元芳，你怎么看？

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